특허는 여러가지 사유로 공유관계가 형성되어 있는 경우가 많다. 예컨대 공동으로 발명한 경우도 있을 수 있고, 출원과정에서 권리를 일부 양도하여 특허권자가 공동으로 등록이 된 경우도 그러하다.
특허권 공유는 단독으로 등록되어 있을 때마다 공유권자의 견제를 받을 수 밖에 없고 권리행사에 제약을 받을 수 밖에 없다. 그렇다면 어떻게 권리행사를 해야 하는지 정리를 할 필요가 있어 보이는데, 특히 심판청구를 단독으로 할 수 있는지, 심결에 대한 취소소송을 단독으로 제기할 수 있는지 여부를 판례를 중심으로 살펴보고자 한다.
제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.
제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.
② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.
제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항ㆍ제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항ㆍ제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.
② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.
③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.
④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.
1. 심판을 단독으로 청구할 수 있는지
특허권의 공유관계에 대하여 합유설과 공유설의 견해 대립이 있지만, 이 문제에 대하여는 학설 견해에 의존하는 것이 아니고 법문에 의존해서 풀어야 한다.
특허법 제139조는 공유자가 심판을 단독으로 청구할 수 없고 모두 공동으로 심판을 청구할 수 있고, 모두 공동에 대하여 심판을 청구할 수 있다고 되어 있는바, 심판을 단독으로 제기하는 것은 허용되지 않는다.
다만 특허법 제139조, 제99조가 특허권의 공유 관계에 의한 소송 형태를 합유설에 입각하여 고유필수적 공동소송 형태로 보고 있는지에 대하여는, 반드시 그렇다고 볼 수는 없다.
최근 대법원은 "특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 )."고 판시하였다.
이 판결은 그간의 판시 내용을 사실상 변경한 것으로서, 법문에 규정이 있는 경우나 그 본질에 반하지 않는다면 민법상의 공유 관계로 볼 수 있다는 취지이다. 이 판례에 대하여 사실상 그간의 입장을 변경한 것으로 보는 게 일반적이다.
2. 심결취소소송을 단독으로 청구할 수 있는지
대법원 (2002후567 판결)은 "상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적공동소송이라가 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한 방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사 방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다"고 판시하였는바, 결론적으로 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다는 입장이다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 5. 26.) 기고.
