​변호사가 직접 작성한 지식글만 게재합니다.

특허권침해 정정요건과 한계

최종 수정일: 7월 20일


특허권침해소송 절차에서 많은 경우 특허권자의 정정이 행해지고 그 정정의 적법성에 대하여 다투곤 한다. 정정제도란 특허의 일부에 흠이 있어 특허권의 행사에 제약이 따를 경우 특허권자의 이익보호를 위해서 인정되는 제도이지만 그 정도가 과도하다면 명세서나 도면의 지재를 신뢰한 제3자에게 예측할 수 없는 불이익이 오기 때문에 적절한 조화가 필요하다.​

우리 특허법 제136조 제1항은 정정요건으로 아래 3가지를 인정하고 있고, 제3항 내지 제5항은 정정의 한계로서 신규사항 추가 금지, 청구범위의 실질적 확장 변경 금지, 독립특허요건의 구비를 규정하고 있다. ​

<정정요건>

① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

1. 청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

<정정의 한계>

③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

1. 정정의 요건

1) 청구범위를 감축하는 경우​

예컨대 택일적 구성요소의 삭제, 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경, 구성요소의 부가, 수치한정에 대한 청구범위의 감축, 일부 청구항의 삭제 등이 여기에 해당한다. ​

택일적 구성요소의 삭제란 a 또는 b 라는 구성요소에서 b를 삭제하는 경우를 말하며, 상위개념이 과일로 되어 있는데 그 중의 하나인 포도로 변경하는 경우가 바로 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경이다. ​

구성요소의 부가란 구성요소가 a + b인데, 여기에 c를 추가하는 경우를 말하며, 수치한정이란 포도액을 농도 10% ~ 20%인 포도액으로 한정하는 경우를 의미한다. ​

2) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우​

명세서 또는 도면에서 명백하게 잘못 기재된 것을 올바르게 기재하는 경우를 의미한다.

3) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 ​

불분명한 기재의 정정이란, 부정확한 표현이나 에매한 것을 바르게 고치는 것을 의미한다.

2. 정정의 한계

​1) 신규사항 추가 금지

명세서 또는 도면의 정정은 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아닌 신규사항을 추가하는 것은 허용되지 않는다. 신규사항인지 판단은 정정심판청구 당시의 명세서 또는 도면을 기준으로 하고, 다만 잘못된 기재를 정정하는 경우는 최초 출원 당시의 명세서 또는 도면을 기준으로 한다. ​

2) 청구범위의 실질적 확장 변경 금지​

특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단할 때는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이다.​

그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다.​

정정의 한계에서 가장 많은 판례가 누적된 요건이다.

3) 독립특허요건의 구비 ​

정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 3. 16.) 기고.

Today's Pick