특허분쟁 명세서 반영한 청구범위 정정


특허 정정시 주의해야 할 사항은 6가지가 있는데 이를 정리하면 아래와 같다.​

① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

1. 청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 ​

③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. ​

통상 특허의 정정심판이나 정정청구는 명세서의 내용을 반영하여 청구범위를 정정하는 방식으로 많이 실행되는데, 이 방식에서 주의할 점을 판례 사안을 빌어 유형화 정리하고자 한다. ​

1. 명세서에 기재되지 않은 새로운 구성을 추가한 경우 ​

명세성에 기재되지 않은 새로운 구성을 청구범위에 추가하는 경우는 통상 '신규사항의 추가'에 해당하고, 청구범위의 실질적 확장 변경에 해당한다.

신규사항이란 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아니거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 정정된 사항이 명세서 등이 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 없는 사항을 의미한다(2011후767 판결 참조).​

청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한지 여부는, 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하는바, 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다2012후627 판결).

​2. 명세서에 기재된 구성을 추가했지만 새로운 목적과 효과를 가지는 경우

명세서에 기재된 구성을 추가하는 경우 원칙적으로 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는다. ​

그러나 명세서에 기재된 사항을 그대로 추가하여 그로 인하여 새로운 목적 및 효과가 발생한 경우는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 이는 허용되지 않는다.

대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결

명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다.

'합성파이프의 이음쇠'에 관한 등록고안의 정정은 당초의 실용신안등록청구범위에 등록고안의 상세한 설명 및 도면에 있는 '끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 요홈에 끼워지는 절연링'이라는 구성을 새로이 추가함으로써 표면상 등록고안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 해당하지만, 다른 한편 위와 같은 구성의 추가로 등록고안이 '전식현상방지( 전식현상방지)'라는 전혀 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었고 이와 같은 정정은 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제할 수 없으므로, 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 이를 허용할 수 없다.

3. 명세서에 기재된 구성을 그대로 반영한 것으로서 목적과 효과에 변경이 없는 경우

대부분 이런 경우에 해당하는데, 이 경우는 청구범위의 실질적 확장이나 변경이 없어 적법한 정정한 해당한다.

대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결

특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다.​

명칭을 “면포걸레 청소기”로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 위 특허발명의 특허청구범위 제1항에 대하여 정정청구한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위 제1항에 대한 원심 판시 제2 정정사항은 정정 전 위 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또한 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 위 제2 정정사항은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 4. 8.) 기고.

HOT 게시물