특허분쟁 무효심판 이해관계인 (전원합의체)


최근 특허분쟁에서 보기 드문 전원합의체 판결이 선고되어 이를 소개하고자 한다.

[사안개요] ​

특허권자는 주식회사 아이벡스피티홀딩스로서, 'AMVP 모드에서 영상 부호화 방법' 명칭의 특허를 가지고 있었다. 이 특허는 동영상 관련 표준특허풀인 MPEG LA의 'HEVC Patent Portfolio License' 프로그램에 등재되어 있었고, 더불어 특허권자는 라이선서로서 등록되어 있었다. ​

무효심판을 제기한 실시권자는 삼성전자 주식회사로서, HEVC 라이선스 프로그램에 자신의 특허권을 등재한 라이선서임과 동시에 위 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시로 등록된 자로서, 동영상 압축기술을 사용한 영상 관련 물품을 제조 판매하는 자이다.

실시권자는 특허권자를 상대로 무효심판을 제기하였다. 이에 원심인 특허법원은 실시권자가 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단하였다.

특허법원의 판결에 대하여 특허권자는 실시권자는 특허법 제133조 제1항 (이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다)의 '이해관계인'에 해당하지 않는다고 주장하면서 상고를 제기하였다. ​

[과거 대법원 판결]​

과거 지식재산 사건에서 대법원은 일관된 태도를 보이지 않았다. 그 이유는 실시권자는 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 이익을 보는 자이지 법률상 불이익을 보기 어렵기 때문이다.

79후78 : 디자인등록무효사건에서 실시권설정등록을 마쳤다 할지라도 그 사실만으로써 심판청구인이 그 등록디자인이 무효임을 심판하라고 청구할 수 있는 이해관계가 상실된다고 할 수 없다.

79후75 : 통상실시권을 허여받은 사실만으로는 이해관계가 상실되었다고 볼 수 없다. ​​

80후77 : 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는바, 이 건이 항고심에 계속중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사항이다.

​82후58 : 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는바, 이 건이 항고심에 계속중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사항이다.

[전원합의체 대법원 판결 내용]​

대법원은 기존에 판결(76후7 판결, 82후58 판결)에서 실시권자는 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 판결을 변경하면서, 전원합의체로서 이 사건 쟁점을 정리하였다. ​

즉 대법원 전원합의체는 실시권를 득했다는 것만으로는 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸했다고 보기 어려운바, 실시권자 역시 이해관계에 해당하므로, 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하는 것은 적법하다고 판시하였다.

이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

(전원합의체 판결 내용)

그 이유에 대하여 아래와 같이 설명하고 있다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

(전원합의체 판결 내용)

표준특허 등에 대하여 사실상 실시가 강제되는 경우가 많고 이 경우 실시권을 취득했다는 이유로 아예 무효심판을 제기할 권리를 소멸했다고 보는 것은 부당하다는 취지이다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 3. 18.) 기고.

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