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특허소송 의식적제외

최종 수정일: 2021년 7월 20일


1) 출원경과금반언의 원칙이란, 통상 침해소송에서 출원 중에 본인이 수행한 절차와 모순되는 주장을 금지한다는 원칙을 의미한다. 포대금반언 원칙이라고도 표현한다. 우리 판례는 출원경과금반언 원칙이라는 표현도 쓰지만, '의식적 제외'란 표현도 많이 쓰고 있다. ​

의식적 제외에 관한 우리 판례들을 모아서 정리해 보고자 한다. ​

2) 출원경과금반언 윈칙의 개념​

출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다(대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결).

원칙적으로, 출원경과금반언 윈칙이 적용되는 과정은 '출원과정'이고, '청구범위로부터의 의식적인 제외'가 있어야 한다. ​

3) '의식적 제외'의 판단방법​

청구범위로부터의 의식적 제외 여부는 명세서뿐만 아니라, 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등을 기초로, 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여야 판단하여야 한다는 게 우리 대법원의 태도이다. ​

즉 의식적 제외 여부를 따질 때는 명세서만 보아서는 아니 되고, 심사관과 출원인 사이에 오간 서면 등을 기초로 하여 판단해야 한다. ​

특허청구 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정해야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결). ​