특허소송에서 정정심판과 무효심판은 필수적으로 따라오는 경우가 많은데, 두 개의 심리 순서를 어떻게 해야 하는지에 대한 것을 해설하고자 한다.
1. 무효심판 중에 정정심판을 구하는 경우
이 경우 정정심판은 허용되지 않는다(136조 1항). 정정심판은 허용되지 않지만 정정청구의 형태로 같은 목적을 달성할 수 있다.
2. 무효심판 전에 정정심판을 구하는 경우
이 경우 무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속될 수 있다. 이 경우 무효심판과 정정심판의 심리는 원칙적으로 동일합의체가 진행한다.
정정심판과 무효심판이 동시에 계속중인 경우 심판부는 어느 하나의 심판을 우선하여 심리 할 수 있고, 심판장은 필요에 따라 다른 하나의 심판의 심리를 중지할 수 있다(164조 1항).
동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에 는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리 ․ 판단하는 것이 바람직하 나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리 ․ 판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심 판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특 허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결).
다만 무효사유를 제거하는 정정심판 제도의 취지상 정정심판을 우선하여 심리하고, 정정을 인정하는 심결이 확정되면 정정된 명세서의 기재에 기초하여 무효 사유의 존부를 판단한다.
원심은 이 사건 특허발명의 청구범위 제3항 내지 제10항은 그 청구범위 기재가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않아서 무효로 되어야 한다는 취지로 판단하였다. 그런데 기록에 의 하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항에 관하여, 원고의 정정심판청구에 의하여 원심판 결 선고 이후인 2008. 4. 24. 그 정정을 허가하는 심결이 내려지고, 그 심결은 2008. 4. 30. 확정되었고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항 내지 제10항은 특허청구범위 제3항의 구 성을 한정하는 종속항임을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항 내지 제10항 은 모두 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 4892호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서에 의하여 특허등록출원 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다. 따라서 정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다(대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결).
만일 무효심판을 우선하여 심리한 경우에 있어 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 정정심판의 청구는 부적법 각하된다.
3. 무효심판의 심결취소소송 제기후 정정심판의 경우
이 경우 심결취소소송의 판결을 기다릴 필요 없이 정정심판의 심리를 진행한다.
특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우에, 그 특허발명 은 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로 정정 전의 특허발 명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있게 되는 수가 있지만( 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 참조), 특허무효 심판이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 이루어지고 확정되어 특허발명의 명세서가 정정되었다고 하더라도 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 위와 같은 재심사유가 있다고 할 수 없다(대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결 참조).
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 11. 7.) 기고.
