특허이전등록청구

특허이전등록청구는 2가지로 나누어야 하는데, 특허를 받을 권리의 양도가 유효하게 이루어진 경우와 특허를 받을 권리의 양도가 유효하지 않게 이루어진 경우입니다. 전자의 경우 특허등록이 이루어지면 그 특허등록은 유효이고, 따라서 유효한 계약의 해제, 해지, 무효, 취소 등을 주장해서 등록특허를 원상회복해야 되고(유효하게 특허를 받을 권리를 양도했으므로 이를 원상회복하면 됩니다. 다만 특허를 받을 권리를 양도했지만 특허등록 이후에는 특허권을 원상회복한다는 것이 판례의 태도입니다), 후자의 경우는 특허를 받을 권리가 이전되지 않는 것이기에 특허등록이 되었더라도 이는 무효이고 따라서 무권리자의 특허등록에 해당하는 것입니다.

판례 역시 양자를 명확하게 구분하고 있습니다.

<특허를 받을 권리의 양도가 유효인 경우>

대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결

양도인이 특허 또는 실용신안(이하'특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고,그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하'특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로,양도인은 양수인에 대하여 특허권등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

특허법원 2017. 6. 22. 선고 2016나1417 판결

양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결,대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결등 참조). 이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문이다(대법원 1997. 12. 9. 선고 96다47586 판결등 참조).

<특허를 받을 권리의 양도가 무효인 경우 : 현재는 특허법 제99조의2 제1항에 의하여 이전등록청구가 가능함>

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호),그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 특허의 등록공고가 있는 날부터2년 이내와 심결이 확정된 날부터30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.

특허법

제99조의2(특허권의 이전청구)① 특허가 제133조제1항제2호본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 3. 5.) 기고.