콩다방이라고 널리 알려진 커피빈(Coffee Bean)과 유사한 상표를 누군가 등록하였다면, 커피빈은 어떻게 대응해야 할 것인가?
실제 있었던 사건이다. 피고는 2009. 9. 1. Coffee Bean과 유사한 coffee bean cantible 상표를 등록하였으며, 지정상품으로는 커피 등으로 하였다.
Coffee Bean에 익숙한 수요자들은 coffee bean cantible이 Coffee Bean과 연관이 있다고 오인할 여지는 있어 보인다.
이 경우 Coffee Bean이 취할 수 있는 조치로는, coffee bean cantible에 대하여 무효심판을 청구하는 것이고, 그 무효의 원인으로는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라 할 수 있다.
실제 원고(청구인) Coffee Bean은 피고(피청구인) coffee bean cantibel을 상대로 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라는 이유로 무효심판을 청구하였다. 그러나 특허법원에서는 패소하였다. {Coffee Bean = 선사용상표, coffee bean cantible = 등록상표}
일단 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 일반적 인정기준은 아래와 같다.
"수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위해서는 선사용상표가 반드시 주지 저명해야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표라고 하면 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다."
따라서 선사용상표가 특정 상품과 관련해서 국내 수요자에게 그다지 알려져 있지 않으면 이 무효 사유를 주장할 수 없다.
선사용상표가 특정인의 상표라고 인식되어 있는 경우라면, 무효심판 대상인 등록상표는 선사용상표와 비교하여 '동일유사한 상표 and 동일유사한 상품'이어야 하지만, 이에 그치지 않고 '동일유사한 상표 and 양 상품 사이에 경제적인 견련성'이 있어도 역시 등록상표를 무효가 될 수 있다.
한편 선사용상표가 만일 저명성까지 획득하게 되면, 유사한 상품뿐만 아니라 다른 종류의 상품에 대하여도 수요자를 기만할 염려가 있다고 본다.
예를 들어, 저명성을 획득한 걸그룹 '소녀시대'는 걸그룹 '소녀시대'와는 관련이 없어 보이는 면제 코트나 화장서비스업에 '소녀시대'를 사용하는 자에 대하여는 수요자를 기만할 염려가 있다고 주장할 수 있다.
그렇다면 수요자를 기만할 염려가 있는지는 언제 판단해야 하는가?
그 판단시기는 무효대상인 등록상표의 등록결정시이다.
사안의 Coffee Bean vs. coffee bean cantible 사건에서, 만일 등록상표의 등록결정시인 2009년을 기준으로 본다면 Coffee Bean은 이미 사용에 의한 식별력을 취득했다고 볼 수 있다.
하지만 특허법원은 이러한 점을 간과하고 선사용상표 Coffee Bean은 선사용상표의 등록결정시인 1998년, 2000년 무렵을 기준으로 식별력이 있는 부분이 아니라고 판단하였다.
즉 특허법원은 수요자를 기만할 염려가 있는지의 판단시점을 등록상표의 등록결정시인 2009년을 기준으로 해야 함에도 불구하고, 선사용상표의 등록결정시인 1998년, 2000년을 기준으로 했기 때문에, 잘못된 결론에 도달한 것이다.
대법원(2013. 3. 28. 선고 2011후835 판결)은 이 점을 지적하면서, 수요자를 기만할 염려가 있는지의 판단시점이 등록상표의 등록결정시로 보아야 하는바, 특허법원의 판결은 잘못되었다는 점을 지적한 사안이다. 결국 대법원에서 Coffee Bean은 승소를 하였다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2018. 8. 8.) 기고.
