美 연방수사국(FBI)이 랜드마크적 케이스라 지칭했던 산업스파이 사건(United States vs. Chung)을 소개하고자 한다. 이 사건에 나오는 동판 청(Dongfan Chung)은 락웰 또는 보잉사의 연구원이었으며 산업스파이 혐의로 15년 이상의 형을 받았다. 현업을 마치고 은퇴한 동판 청이 어떻게 기소가 됐고, 법원은 검사의 기소 내용에 대해 어떤 판단을 내렸는지, 특히 비밀성 유지로 인한 독립적인 경제적 가치의 존재 여부에 관해 어떻게 판단했는지 알아보고자 한다. 동판 청은 1936년 중국에서 태어나 1972년 미국 시민권을 취득한다. 동판 청은 2002년 은퇴할 때까지 락웰(Rockwell, 나중에 보잉사에 흡수됨) 또는 보잉사(Boeing)에서 스페이스 셔틀에 관한 업무를 했으며 은퇴한 이후 2006년까지 계약자(contractor)로서 보잉사와 계속 일을 했다. 사건에 대한 첩보를 입수한 美 수사당국이 처음부터 동판 청을 수사하지는 않았다. 다만 전직 엔지니어였던 치 막(Chi Mak)을 수사하던 중에 2005년경 치 막의 집에서 압수한 주소록에서 동판 청을 알게 됐으며 동판 청과 중국국제항공기술수출입회사의 프로젝트 매니저인 첸 퀴난 사이에 오간 일련의 편지들, 중국의 항공사가 동판 청에게 준 업무 리스트도 같이 발견됐다. 이후 FBI는 동판 청을 용의선상으로 올리고 동판 청의 집에 대한 감시를 시작, 쓰레기통 수색을 통해 중국어 신문 사이에 숨겨진 보잉사의 기술문서를 발견하게 된다. 2006년 11월, FBI는 동판 청을 인터뷰하고 동의 하에 그의 집을 수색하게 된다. 수색 결과 FBI는 30만 페이지에 달하는 보잉사의 우주항공선(X-37), 치눅(Chinook) 헬리콥터, 제트전투기(F-15), 로켓(Delta IV Rocket) 등에 관한 보잉사의 문서뿐만 아니라 중국에서의 스파이 활동을 입증할 수 있는 2003년의 중국 여행 기록 등을 확보하게 된다. 이러한 자료에 대해 동판 청은 보잉사의 허락 하에 획득한 자료이며, 책을 쓰기 위해서 확보한 자료라고 변명했지만, 이러한 변명은 허위로 판명이 났다. FBI는 배심원 결정을 얻어 2008년 2월 경제스파이법(Economic Espionage Act of 1996) 위반죄 등으로 기소하면서 6개의 서류를 영업비밀로 특정했는데, 그 중 4개는 보잉사의 ‘위상배열안테나(Phased Array Antenna)’에 관한 것이고, 2개는 ‘델타 IV 로켓(Delta IV Rocket)’ 기술에 관한 것이었다. 이 사건에서 동판 청은 3가지 혐의에 대해 기소됐는데, 여기서는 경제스파이 혐의만 설명한다. 법원의 판단 제1심은 캘리포니아 중앙법원(California Central District Court)에서 진행됐고, 법원은 심리 결과 동판 청의 유죄를 인정하면서 15년 8개월의 징역형을 선고했다. 이러한 형은 한국에 비하면 10배에서 20배 정도의 중한 것으로 평가할 수 있다. 동판 청은 결과에 대해 항소했고 소송은 제9항소법원(Ninth Circuit Appellate Court)으로 이관됐으며 항소법원은 6개의 문서가 영업비밀(Trade Secret)에 해당하는지 검토했다. 동판 청은 1)공개되거나 일반적으로 구할 수 없는 비밀성이 있어야 하고, 2)그 정보에 대해 합리적인 보호조치가 취해져야 하며, 3)비밀성으로부터 파생된 독립적인 경제적 가치가 있어야 하는 바, 자신이 갖고 있는 자료에 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장했으며, 항소법원은 이에 대해 다음과 같은 판단을 내렸다. 첫째, 동판 청이 ‘위상배열안테나(Phased Array Antenna)’ 기술이 나사(NASA) 컨퍼런스 등에서 이미 공개됐기 때문에 영업비밀이 아니라고 주장한 것에 대해, 항소법원은 일부가 공개되긴 했지만 상당 부분은 공개되지 않았기 때문에 영업비밀 인정에 문제될 것은 없다고 판단했다. 둘째, 동판 청이 보잉사가 ‘위상배열안테나(Phased Array Antenna)’ 기술을 영업비밀로서 보호조치를 취하지 않았다고 주장한 것에 대해, 항소법원은 문서에 시정장치가 있었던 것은 아니나 보잉사는 직원들로부터 보안서약서를 받았으며, 문서를 외부인과 공유하지 말도록 교육을 했고, 전체 공장에 대해 물리적 보안조치를 취하면서 출입통제 조치를 취한 점과 전 직원의 소지품과 차량을 수색할 수 있는 권한을 가지고 있었던 바 영업비밀로서 적정한 보호조치를 취한 것으로 볼 수 있다고 판단했다. 셋째, 동판 청이 보잉사는 독점계약자 상태이므로 NASA 계약체결 과정에서 경쟁자가 없으며, ‘위상배열안테나(Phased Array Antenna)’ 기술 문서는 실제로 사용된 적이 없기 때문에 독립적인 경제적 가치가 없다고 주장한 것이 대해, 항소법원은 설사 그렇다고 하더라도 경쟁자들이 이 자료들을 확보하게 되면 보잉사가 어떻게 문제를 해결하는지 알 수 있으며, 프로젝트에 어떻게 응하는지에 대해도 알 수 있다는 점으로 비밀성에 대한 독립적인 경제적 가치는 존재한다고 판단했다. 넷째, 동판 청은 중국 정부를 위한 의도가 없었다고 주장했으나, 항소법원은 동판 청은 중국 정부 관리들에게 기술을 제공하거나 중국인 엔지니어에게 발표 자료를 전달해 온 것으로 미루어 중국 정부를 위한 의도는 인정된다고 판단했다. 결국 항소법원은 동판 청의 항소를 기각하고, 동판 청에게 원심과 같은 형을 인정했다. 국내 법 역시 미래가치 인정할 수 있다 이 판결은 ‘비밀성 유지로 인한 독립적인 경제적 가치’에 대해 많은 논점을 담고 있다. 항소법원은 ‘비밀성 유지로 인한 독립적인 경제적 가치’를 판단함에 있어 현실적인 가치 측면에서만 판단한 것이 아니라 잠재적인 가치가 있는 경우에도 그 경제적 가치를 인정한 것이다. 즉 첫째, 영업비밀로 특정된 기술이 직접적으로 사용되지 않아 경쟁자에게 현실적으로 이익이 되지 않는다고 하더라도, 영업비밀을 취득함으로써 경쟁회사는 보잉사가 어떻게 과업을 추진하는지, 어떤 프로세스를 취하는지 등을 알 수 있으며 그로 인해 상대적으로 낮은 비용 도입이 가능할 것이고, 보잉사가 입찰에 참여하는 방법 등을 파악함으로써 장차 보잉사의 독점계약상태가 종료했을 때 보잉사에게 불이익을 줄 수 있는바, 그렇다면 잠재적 가치를 인정할 수 있기에 영업비밀로 인정할 수 있다. 둘째, 영업비밀의 경제적 가치를 인정할 때 현실적인 경쟁자의 존재 여부는 고려 대상이 아니라는 것이다. 대신에 경제적 가치를 판단할 때 고려해야 하는 것은 영업비밀 유출로 인해 장차 당해 시장에서 경쟁자가 출현할 수 있는지 여부를 따져야 한다는 것이다. 미국 법원이 이렇게 영업비밀의 경제적 가치를 현실적 가치뿐만 아니라 잠재적 가치까지 확대한 이유는 중국을 견제하기 위한 것이다. 이 사안에서 비록 중국 항공회사가 보잉사의 위상배열안테나나 델타 IV 로켓 기술에 대한 경쟁자가 아니더라도 보잉사의 영업비밀 유출로 인해 언제든지 현실적 경쟁자가 될 수 있다는 가능성을 고려한 것이고, 현재 중국 항공회사가 이러한 기술을 사용하지 않고 보잉사만이 이러한 기술을 사용하고 있다고 하더라도 장래적으로는 보잉사의 기술을 수호할 충분한 이유가 있다는 것이 기본적인 입장인 것이다. 이러한 미국법원의 법해석이 우리나라에 적용될 수 있을까? 우리 법의 영업비밀 정의 규정은 ‘공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의해 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보’다. 이를 살펴보면 특별하게 현실적인 경제적 가치로 제한하고 있지 않는 바, 미국법원의 법해석은 우리나라 법정에서도 그대로 통용될 가능성이 크다고 판단된다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 보안뉴스(2014. 10. 10.) 기고.

혁신적인 기술, 독창적인 아이디어로 승부하는 스타트업, 통상 창업 초기에는 회사 운영자금이 부족한 경우가 많다. 부족한 운영자금을 메꾸기 위해 대표의 개인 자금이 회사에 투입되기도 하고, 반대로 법인 자금을 대표가 별다른 문제의식 없이 꺼내 쓰는 경우도 흔하다. 특히 대표가 유일한 주주이자 이사인 1인 기업 형태의 스타트업에서 이러한 경향이 두드러진다. 법인과 대표이사 개인간의 돈거래, 법률적 취급은 어떠하며 주의할 점에는 어떤 것들이 있을까? 법인과 대표이사 개인은 엄연히 별개의 경제주체이다. 이것은 대표이사가 유일한 주주이자 이사인 1인회사라 하더라도 마찬가지이다. 대표이사의 회사 자금 차입행위는 상법상 자기거래에 해당한다. 상법 398조는 이사 또는 주요주주가 회사와 거래할 경우, 이사 3분의2이상의 승인을 받도록 정하고 있다. 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위하여는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받아야 한다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다. 1. 이사 또는 제542조의8제2항제6호에 따른 주요주주 세무상 처리에 관하여 살펴보자. 법인과 주주 또는 대표이사 개인간의 자금거래를 세법상으로는 가지급금(假支級金, temporary payment)과 가수금(假受金, temporary receivable account)으로 칭한다. 원래 가지급금이란 현금의 유출이 있으나 관련 증빙과 회계 계정과목을 확정할 수 없을 때 사용하는 자산계정을 의미하고, 가수금이란 가지급금과 반대로 현금의 유입은 있으나 관련 증빙과 회계 계정과목을 확정할 수 없을 때 사용하는 부채계정을 의미한다. 업무무관 가지급금의 경우 가지급금에 대한 지급이자 손금불산입(법인세법 제28조 제1항 제4호), 대손충당금 한도 계산 시 대손충당금 설정대상 채권에서 제외(법인세법 시행령 제61조 제1항), 대손금과 처분손실 손금불산입(법인세법 제19조의2 제2항 제2호)등 여러 가지 세무 회계상의 불이익이 발생할 수 있다. 쉽게 말하면, 기업이 부담해야 할 법인세액을 증가시키고, 가지급금을 비용 처리하는 것도 불가능한 것이다. 초창기 스타트업일수록 운영이나 사업 확장시 자금을 조달할 필요가 많은데, 가지급금이 늘어날 경우 기업 신용에 악영향을 끼쳐 금융권으로부터 자금 조달을 어렵게 만들 수 있다. 어떠한 형태로든 업무 무관 가지급금 계정을 정리할 필요가 여기에서 제기된다. 가지급금을 정리하는 방식으로는 배당, 급여 또는 상여금의 인상, 특허권 양도 등 다양한 방법이 있다. 만약 상법에서 정한 절차를 준수하지 않고 무단으로 회사 자금을 유용한 경우에 형사 처벌을 받게되지는 않을까? 관련하여 법원 판결을 소개한다. 상무 이사가 거액의 회사 자금을 주가 조작에 사용할 목적으로 빼돌린 사건에서 상무 이사에 대한 횡령죄 성립을 인정한 사례이다. 이 사건에서 법원은 이자나 변제기의 약정, 이사회 결의 등 적법한 절차를 거쳤는지 여부를 중심으로 횡령죄의 성립 여부를 판단하였다. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003도135 판결 회사의 대표이사 혹은 그에 준하여 회사 자금의 보관이나 운용에 관한 사실상의 사무를 처리하여 온 자가 회사를 위한 지출 이외의 용도로 거액의 회사 자금을 가지급금 등의 명목으로 인출, 사용함에 있어서 이자나 변제기의 약정이 없음은 물론 이사회 결의 등 적법한 절차도 거치지 아니하는 것은 통상 용인될 수 있는 범위를 벗어나 대표이사 등의 지위를 이용하여 회사 자금을 사적인 용도로 임의로 대여, 처분하는 것과 다름없어 횡령죄를 구성한다(이하 생략) 주식회사의 대표이사가 회사의 금원을 인출하여 사용하였는데 그 사용처에 관한 증빙자료를 제시하지 못하고 있고 그 인출사유와 금원의 사용처에 관하여 납득할 만한 합리적인 설명을 하지 못하고 있다면, 횡령의 고의가 인정된다고 본 사례도 있다. 업무 무관 가지급금의 누적은 장기적으로 기업의 체질에 악영향을 끼친다. 대표 이사 등이 관련 절차 요건을 준수하지 않은채 무단으로 회사 자금을 사용할 경우에는 형법상 횡령죄로 처벌받게 될 가능성도 배제할 수 없다. 스타트업을 운영하는 입장에서는 이러한 위험을 숙지하고, 이사회 승인 등 상법상 절차 요건을 준수하여야 하며, 가지급금을 투명하게 회계 처리하는 등 주의를 기울일 필요가 있다. * 법무법인 민후 허준범 변호사 작성, 디지털데일리(2020. 4. 7.) 기고.

직무발명이 완성되면 당해 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리가 생성되는데, 이 특허를 받을 권리를 회사에 승계하기로 약정한 발명자가, 회사 몰래 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록을 마친 사안에서 이러한 행위가 적법한가 또는 이 경우 회사는 어떻게 권리 구제를 받을 수 있는지 살펴보기로 한다.​ 1. 직무발명의 발명자가 회사에 승계하기로 약정했음에도 이를 하지 않고 회사 몰래 제3자에게 넘긴 것이 불법행위에 해당하는지 : 불법행위 및 배임죄가 성립한다.​ 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다.​ 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.​ 2. 회사의 구제 방안1 : 모인출원으로서 무효라는 주장이 가능하다.​ 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 (대법원 2009허887, 심리불속행 종결) 광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 B 또는 A, C 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, C이나 A이 피고 또는 B를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 C이나 A은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.​ 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결 제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.​ 3. 회사의 구제방안2 : 특허권이전등록청구가 가능하다. (대위행사) ​ 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.​ 4. 회사의 구제방안3 : 부당이득반환청구 ​ 회사에게 귀속되어야 할 특허가 제3자에게 귀속되어 제3자가 이를 통해서 수익을 올린 경우, 이는 회사에 대하여 부당이득이 될 수 있다. 이 경우 통상의 실시료 정도를 청구할 수 있을 것으로 보인다. ​ 특허법원 2017나2585 판결 부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다. 피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 3. 3.) 기고.

영업비밀의 침해 유형은 취득, 사용, 누설인데, 이 중 가장 중요한 것은 사용이다. 사용에 관해서 타인의 기술을 단순 모방한 것이 아니고 참조하여 개발 과정이나 시간을 줄인 경우 이러한 것도 사용에 해당하는가?​ 일단 영업비밀의 사용이란 아래와 같이 정의된다. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결 영업비밀의 사용은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리킨다. 따라서 영업비밀의 사용에 해당하려면 구체적으로 행위를 특정해야 하고, 더불어 간접적으로 사용하는 행위도 여기에 포함된다. 중요한 점은 모든 유형의 사용이 여기에 해당하는 게 아니고, 영업활동 이용이나 연구개발 사업에 활용하는 것만이 영업비밀의 사용에 해당한다. 한편 사용시점 즉 실행의 착수 시점을 언제로 보아야 하는가? 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017도18176 판결 행위자가 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 또는 활용할 의사 아래 그 영업활동에 근접한 시기에 영업비밀을 열람하는 행위(영업비밀이전자파일 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 영업비밀부정사용죄의 실행에 착수하였다고 볼 수 있다 따라서 열람만으로 사용으로 볼 수 있다. 특히 요즘에는 전자파일 형태가 많으므로 전자파일을 실행하는 경우는 영업비밀에 사용에 해당하게 되고, 통상 포렌식으로 파일을 열었는지 여부가 결정된다. ​ 다시 본론으로 가서 타인의 기술을 단순 모방한 것이 아니고 참조하여 개발 과정이나 시간을 줄인 경우도 영업비밀의 사용에 해당하는가? 결론은 Yes이다. 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다34981 판결 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우뿐 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 등과 같이 제품 개발에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 영업비밀의 사용에 해당한다. 더불어 타인의 영업비밀을 절취하여 열어보면, 이는 영업비밀의 사용에 해당하는가? 절도죄의 불가불적 사후행위로 보는 견해도 있지만, 양 죄는 법익의 침해가 다르므로 불가불적 사후행위로 볼 수 없고, 별도의 죄가 성립한다고 보아야 한다. 대법원 2008. 9. 11. 선고 2008도5364 판결 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀이 담겨 있는 타인의 재물을 절취한 후 그 영업비밀을 사용하는 경우, 영업비밀의 부정사용행위는 새로운 법익의 침해로 보아야 하므로 위와 같은 부정사용행위가 절도범행의 불가벌적 사후행위가 되는 것은 아니다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 2. 22.) 기고.

데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보보호법) 통과 여부를 두고 논란이 커진다. 조속한 국회 통과를 원하는 이들과 개인정보 도둑법이라며 우려를 표하는 측 대립한다. 2012년 보수정권에서부터 시작된 빅데이터 조항 입법화 작업이 8년이나 지난 2019년 12월 진보정권에서 결실을 맺을 수 있을지 지켜볼 일이다. 이에 앞서 데이터 3법에는 어떤 빅데이터 관련 조항이 있는지 제대로 살펴볼 필요가 있다. 막연한 걱정이나 기대가 아닌 이성적이고 냉철한 판단이 필요한 때다. 가명정보 도입과 결합의 허용 데이터3법 핵심은 ‘가명정보’ 도입이다. 가명정보란 개인정보 식별성을 스펙트럼으로 이해해야 한다. 식별성이 전혀 없는 익명정보와 식별성이 강한 개인정보 사이에 위치하는 회색 지대를 가리킨다. 다시 말하면 식별성이 약한 개인정보가 바로 가명정보라 할 수 있다. 가명정보 개념은 EU GDPR, 미국, 일본 등에 이미 도입됐다. 가명정보 법적 정의는 ‘추가 정보의 사용·결합이 없이는 특정 개인을 식별할 수 없는 정보’다. 쉽게 설명하면 개인정보에서 식별성 있는 부분을 식별성 없는 일련번호로 변경 또는 암호화하는 등의 처리를 하면 가명정보가 될 수 있다. 당해 정보가 미지의 한 개인에게 귀속되는데, 그 개인이 누군지 알 수 없는 상태라 할 수 있다. 가명정보 법적 취급은 개인정보로 보는 입법과 개인정보가 아닌 것으로 보는 입법이 있다. 데이터3법은 개인정보로 취급한다. 다만 법적으로 개인정보임에도 동의 등 엄격한 법적 규제가 완화돼 있다고 볼 수 있다. 개인정보를 가명처리하면 가명정보가 된다. 이 가명정보를 원래 개인정보로 복원할 수 있도록 허용하는지가 입법례가 갈린다. 데이터 3법은 원래 개인정보로 복원할 수 있는 가명정보를 도입하고 있다. 개인정보를 가명처리한 가명정보는 정보 주체 동의가 없이도 처리할 수 있다. 다만 처리 목적은 통계작성(시장조사 등 상업적 목적의 통계작성을 포함), 과학적 연구(기술의 개발과 실증, 기초연구, 응용연구 및 민간 투자 연구 등), 공익적 기록보존 등으로 제한한다. 따라서 이 목적 범위를 벗어날 때는 가명정보라도 정보 주체 동의를 얻어야 한다. 가명정보는 상업·산업·영리적 목적까지도 동의 없이 처리할 수 있기 때문에 오히려 동의를 받아야 하는 목적 범위가 예외적이라 할 수 있다. 가명정보 결합도 가능하다. 이른바 화이트브로커 즉, 전문기관 또는 데이터전문기관을 통해서만 가명정보 결합을 할 수 있도록 했다. 정부가 전문기관 또는 데이터전문기관을 통제함으로써 가명정보 오·남용 문제를 억제하겠다는 의미다. 가명정보 제도 도입으로 빅데이터 산업은 발전 기반을 확실히 마련할 수 있다. 다만 가명정보 도입에 따른 정보주체 통제권(예컨대 프로파일링 반대권 등) 입법이 미비한 점은 향후 반드시 보완해야 한다. 마이데이터 제도 도입 마이데이터 제도(본인신용정보관리업)는 내 개인 정보를 활용할 수 있도록 제도화하는 것을 의미한다. 정보주체(개인)가 은행, 증권회사, 신용카드사, 통신사 등으로부터 자신과 관련된 개인정보를 제공받을 권리를 마이데이터 사업자에게 부여하면 마이데이터 사업자는 정보주체를 대신해 위 은행 등으로부터 정보주체와 관련된 개인정보를 제공받아 이를 통합, 관리하면서 새로운 금융서비스를 제공한다. 이 제도 역시 EU나 일본, 미국 등에서 유사한 제도가 있다. 쉽게 설명하면, 정보주체가 마이데이터 사업자에게 은행 등에 보관된 자신의 개인정보를 위탁관리하게 하는 것이다. 정보주체 동의를 전제로 개인정보가 통합되는 셈이다. 단순히 개인정보를 통합·관리하는 데 그치지 않고 정보주체에게 새로운 금융서비스 등을 제공할 수 있다. 마이데이터 사업 과정에서 은행 등으로부터 정보주체 개인정보를 어떤 근거로, 어떤 형태로 전송받을 수 있는지에 논란이 있었다. 데이터3법은 마이데이터 사업자가 은행 등으로부터 개인정보를 전송받기 한 정보주체 권리로서 ‘전송요구권’도 도입했다. 정보주체 전송요구권은 EU GDPR 개인정보 이동권을 데이터3법에 도입한 것이다. 마이데이터 사업에서 매우 유용한 수단이라 할 수 있다. 추가처리의 허용 데이터3법에는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 이른바 추가처리의 허용 조문도 새롭게 도입됐다. A라는 목적으로 수집한 개인정보를 A′ 목적으로 동의 없이 처리(이용, 제공)할 수 있도록 하는 제도다. 항상 추가처리가 허용되는 것은 아니다. ‘원래 수집목적과 합리적으로 관련된 범위’여야 한다. 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등도 고려해 결정한다. 잘못 이해하면 합리적으로 관련된 범위를 사업자 입장 또는 서비스 제공자 입장에서 생각해 그 범위를 자의적으로 확장할 수 있다. 하지만 추가처리란 현실적으로 정보주체가 동의하지는 않았지만 동의했을 것이라고 충분히 예상되는 범위 처리라고 보는 게 적절한 해석이다. 경직되게 운영되어 온 동의 제도를 어느 정도 유연화시킬 수 있는 역할을 할 것으로 보인다. 과거 빅데이터 법제 도입을 위해 법률이 아닌 방법으로 처리하려는 시도가 몇 차례 있었다. 아이러니하게도 그런 이유로 오히려 빅데이터 조항 법제화는 지연됐다. 빅데이터 조항은 법률에 근거를 둬야 한다. 빅데이터 조항이 새로운 법제도라서 기존 법률 조항으로 달성할 수 없다면 정보주체 통제권 역시 기존 정보주체 권리로는 그 목적을 달성하기 어렵다. 빅데이터 조항에 대응되는 정보주체의 통제권에 대한 입법도 서둘러야 한다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 12. 15.), IT조선(2019. 12. 24.) 기고.

기술 유출이란 말을 들었을 때 드라마나 영화에 나오는 스파이만 생각한다면 시대착오에 빠져 있다고 봐야 한다. 불법적인 기술 절취에서 진화해 정상적인 투자를 빙자한 기술 훔치기가 오래됐지만 그러나 요즘의 기술 유출 트렌드로 보면 된다. 예컨대 잘 알려진 미국의 2018년 싱가포르 브로드컴의 퀄컴 인수 사건을 비롯해 우리나라의 경우에도 2002년 중국 BOE 그룹의 하이디스 인수 사건과 2005년의 중국 상하이 자동차의 쌍용자동차 인수 사건에서부터 2018년 중국 더블스타의 금호타이어 인수 사건 등까지 다양한 사건에서 문제가 된 적이 있다. 정상적인 투자를 빙자한 기술 유출은 주로 인수합병(M&A) 방법으로 진행된다. 지분 투자를 통해 특정 기업의 지배주주가 돼 기술에 접근한 다음 이를 자기 진영으로 빼돌리는 경우라든지 지배주주가 아니라도 이사회 구성원이 되어 기술에 접근한 다음 이를 자기 진영으로 빼돌리는 경우 등이 이러한 예다. 전 세계적으로 자유시장경제 체제를 취하는 나라라면 자본의 이전과 투자는 보호되고 촉진된다. 이에 따라 이 같은 투자 형식을 빌린 기술 유출은 규제가 정치(精緻)하지 않으면 오히려 역효과만 나기 때문에 신중한 접근이 필요하다. 미국 등의 국가는 역효과에도 촘촘한 망을 만들어서 투자 형식을 빌린 기술 유출에 적극 대응하고 있다. 대표적으로 미국의 2018년 11월 발효된 외국인투자위험심사선진화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act·이하 'FIRRMA')을 들 수 있다. FIRRMA는 국가안보에 위해가 될 우려가 있는 외국인 투자를 봉쇄하기 위해 제정된 1988년 엑슨-플로리오법 및 2007년 외국인 투자 및 국가안보법(FINSA)에서 발전된 것이다. FIRRMA는 종래 지배적 투자 중심의 형식적인 외국인 투자 심사에서 벗어나 TID 산업(핵심 기술, 핵심 인프라, 민감한 개인정보)의 경우에는 비지배적 투자자라도 기술 접근성이 있거나 이사회 구성원이 될 수 있거나 사업에 관해 실질적인 의사결정에 관여하는 경우라면 규율 대상으로 삼아 실질적인 투자 심사를 가능하게 한 것에 주요 특징이 있다. 외국인 투자 심사 범위를 넓히고 실질화함으로써 망을 촘촘하게 한 것이다. 이러한 추세는 일본의 외국환 및 외국무역법, 독일의 대외경제법, 프랑스의 기업 성장 및 변화를 위한 행동계획(PACTE), 중국의 반독점법이나 외상투자법, 캐나다의 외국인투자심사법 및 관련한 다수의 심사사례 등에도 그대로 반영되고 있다. 한편 외국인 투자에 대한 심사 시도는 투자 유치에 저해가 되는 규제이고, 결국 국익을 해칠 것이라는 반론도 만만치 않다. 그러나 산업보안이라는 것은 사안을 면밀하게 들여다볼 수 있는 망을 만드는 과정이지 규제 자체가 아니며, 기술 유출이 기술 유출로 끝나는 것이 아니고 그로 인해 국가안보에까지 치명적인 영향을 미칠 수 있다. 또 기술 유출은 조직적으로 그리고 심지어 일부는 정부의 도움을 받아서 이뤄지기도 하며, 이 때문에 대부분의 기술 선진국은 외국인 투자 심사를 늘려 가는 추세라는 점을 고려하면 촘촘한 망의 설정은 국가안보나 국민경제를 위해 불가피한 면이 있다. 우리나라의 경우에도 인수합병 또는 외국인 투자에 의한 기술 유출을 통제하는 법이 있다. 바로 산업기술보호법 제11조의2이다. 그러나 이 조문은 10여년 전에 도입된 것으로, 지분 중심의 형식적·고전적 규율 방식을 취하고 있어 언제든지 마음만 먹으면 회피가 가능하다. 국가 핵심 기술을 갖춘 대상 기관 대부분이 상장회사라는 점을 고려하면 50% 기준도 지나치게 높고, 절차나 기한도 명확하지 못해 법 집행의 명확성도 떨어진다. 개선 논의가 있었지만 동력이 약해서 실제로 개정까지는 이어지지 못하고 있다. 그러나 언제든지 소 잃고 외양간 고치는 사태가 발생할 수 있기 때문에 미리미리 촘촘한 망 만들기 노력을 아끼지 않아야 할 것이다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 전자신문(2021. 4. 20.) 기고.

금년에 나온 전원합의체 판결 중에서 정정심판과 관련된 판결을 소개하고자 한다. 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 경우 이것이 재심사유 또는 상고이유가 되는가? 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 이전의 판결 ​ 특허의 무효심판사건이 상고심에 계속중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우, 그 특허발명은 구 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반이 있다. (대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결) ​ 이 판결은 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결로 변경되는데, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결의 내용은 아래와 같다. ​ [다수의견] 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다. 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. [별개의견] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.​ 따라서 사실심 변론종결 이후에 정정이 확정되었다는 사유는 이제는 상고이유가 되지 않는다. <정정과 관련하여 변론종결 여부를 판단할 때 고려해야 할 사항> 종래 판례가 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여한 측면이 있다는 점은 부인하기 어렵다. 특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 ‘사실심 변론종결 이후 정정심결의 확정이라는 사유’를 상고이유로 주장할 수 없게 된다. 따라서 사실심 법원으로서는 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다. 특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서는 정정사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다는 점을 덧붙여 둔다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 12. 16.) 기고.

새로운 아이디어로 무장한 스타트업이 시장에서 주목받기 가장 쉬운 방법은 바로 언론을 통해 공중에게 소개되는 것이다. 자사의 서비스 또는 제품이 긍정적으로 소개되는 경우도 많겠지만, 허위 또는 과장된 보도로 인하여 시장에서 제대로 자리를 잡기도 전에 대중에게 외면받는 경우가 종종 발견되곤 한다. 기업 이미지가 형성되기도 전에 허위 보도 등으로 인하여 피해를 입은 스타트업의 경우, 신속하게 구제수단을 모색하여 대응하여야 할 것이다. 언론 보도가 퍼지는 속도를 생각할 때, 피해 사실을 인지한 즉시 해당 보도를 작성한 기자에게 정당한 사유를 들어 기사의 정정 또는 삭제를 요구해야 할 것이다. 그러나 여의치 않을 경우, 발 빠르게 언론중재위원회에 정정보도 등 조정신청서를 접수하는 것이 필요하다. 언론중재위원회의 조정은 비공개로 진행되며, 조정신청 접수 후 원칙적으로 14일 이내에 절차가 완료되므로 다른 구제 방안보다 빠른 결과를 얻을 수 있다. 부당한 언론 보도로 인하여 피해를 입은 기업은 언론중재법에 따라 정정보도청구(제14조), 반론보도청구(제16조), 추후보도청구(제17조), 손해배상청구(제30조)의 조정‧중재 신청을 할 수 있다. 보도 사실이 허위여야 하는지, 언론사의 고의‧과실이나 위법성을 요구하는지 등 각 청구의 요건이 미묘하게 다르므로 피해 상황에 맞는 적절한 청구를 선택하는 것이 필요하다. 정정보도청구(제14조) : 보도 사실이 진실하지 않을 때 기사 등의 정정을 청구 반론보도청구(제16조) : 보도 내용의 진실 여부와 상관없이 언론보도로 피해 입은 자가 언론사에 반론 보도를 청구 추후보도청구(제17조): 범죄혐의가 있거나 형사상의 조치를 받았다고 보도된 자가 무죄판결 등으로 종결되었을 때 이 사실에 관한 추후보도의 게재를 청구 손해배상청구(제30조) : 언론의 고의‧과실로 인한 위법행위로 인하여 재산상 손해 ‧ 인격권 침해 ‧ 정신적 고통을 받은 자가 금전적 손해배상 청구 실제 언론중재위 위원회의 조정 사례 중 스타트업에게 발생할 수 있는 언론피해 및 구체적 합의 내용을 몇 가지 소개한다.* * https://www.pac.or.kr/kor/main [사례1] 신청인이 에이전시를 담당하는 회사의 상품을 타 업체가 제작, 수상한 것처럼 작성한 보도에 대해 당사자 간 합의에 따라 정정보도 및 사과문을 게재하고 취하한 사례 (2020서울조정422) *보도내용 피신청인은 신청인이 국내 에이전시를 담당하고 있는 독일 A사 상품의 사진 등을 사용하여, 해당 상품을 국내 B사가 제작했으며 디자인 어워드에 참여해 수상했다고 인터넷 홈페이지를 통해 보도 *신청취지 신청인은 B사가 디자인 어워드에 참여해 수상한 것은 사실이 아니며, 신청인이 국내 에이전시를 맡고 있는 A사의 홈페이지에서 복사한 사진을 사용하여 마치 B사가 제작‧수상한 것처럼 허위보도 해 영업활동에 피해를 입혔다며 정정보도를 청구 *조정결과 조정대상기사의 열람‧검색을 차단하고, '디자인 어워드에서 B사가 수상한 바 없다'는 취지의 정정보도 및 사과문을 게재 [사례2] 익명 커뮤니티 게시글만을 근거로 사내 성추행 사건을 보도한 기사에 대해 열람 및 검색을 차단하고 손해배상하기로 합의한 사례 (2020서울조정87) *보도내용 피신청인은 직장인 익명 커뮤니티 앱 게시글을 인용하여, 신청인 1 회사의 팀장급 직원인 신청인 2가 회식 자리에서 여직원인 신청인 3을 성추행하고, 자신을 말린 부하 직원을 폭행하였음에도, 신청인 회사는 신청인 2에게 1개월 정직에 보너스 삭감이라는 징계만을 내렸다고 인터넷 홈페이지를 통해 보도 *신청취지 신청인들은 보도내용 중 성추행 논란은 사실이 아닌데 허위의 사실을 보도하여 기업 이미지와 해당 직원들의 명예가 훼손되었고 정상적인 생활이 어려울 정도로 큰 피해를 입었다며 3억원의 손해배상을 청구하고 기사 열람 및 검색 차단을 요청 *조정결과 중재부는 기사 열람·검색 차단 및 신청인당 500만 원에서 1,000만 원 수준의 손해배상금을 지급하는 조정안을 제시함. 이에 양 당사자의 협의 결과, 기사 열람 및 검색 차단 및 신청인 2, 3에게 각 500만 원을 지급하는 데 합의하여 조정 성립 더 많은 사례는 언론중재위원회 홈페이지에서 찾아볼 수 있으며, 허위사실 또는 과장된 사실 등 부당한 언론 보도로 인하여 기업의 이미지 등에 심각한 피해가 예상되는 경우 언론중재위원회의 조정‧중재 절차를 적절하게 활용하면 피해 회복에 큰 도움이 될 것으로 예상한다. * 법무법인 민후 서혜린 변호사 작성, 디지털데일리(2021. 10. 15.) 기고.

광고대행사 실수로 타인(원고)의 이름을 키워드광고에 사용하였고 그것이 연관검색어에 노출되었다. 이때 광고주에게 부정경쟁 또는 퍼블리시티권 침해 등의 법적 책임이 있을까? A는 원고 이름이고, B는 피고 회사명인데, 연관검색어에 노출된 키워드는 "A가구 B”나 “A가구 추천 B” 등이다. 결론적으로 판례는 ① 광고대행사가 컴퓨터상의 키워드 추천 프로그램을 사용하여 키워드를 선정하였는데, 그 과정에서 광고주나 광고대행사가 개별적으로 해당 어휘를 확인하였다거나 원고의 성명을 키워드로 선정하였다고 볼 별다른 정황이 엿보이지 아니한 점 ② 비록 “A가구”의 연관검색어로 "A가구 B”나 “A가구 추천 B”가 나타났다고 하더라도 피고의 인터넷 홈페이지에 피고가 생산, 판매하는 제품이 원고와 관련이 있다는 내용이 전혀 나타나지 아니한 점 ③ 원고가 항의하자 피고가 연관검색어가 노출되지 않도록 조치를 취한 점 등을 감안하여, 원고의 청구를 기각하였다. 퍼블리시티권(Right of Publicity) 사람이 그가 가진 성명, 초상이나 그 밖의 동일성(identity)을 상업적으로 이용하고 통제할 수 있는 배타적 권리. (서울동부지법 2006. 12. 21. 선고 2006가합6780 판결) 부정경쟁방지법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 카. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위 서울중앙지방법원 2014. 3. 27. 선고 2013가단24786 판결 손해배상(기) 원고 A 소송대리인 법무법인 명문 담당변호사 박○웅, 이○일, 김○지 피고 주식회사 B 소송복대리인 변호사 김○하 변론종결 2014. 1. 16. 판결선고 2014. 3. 27. 주문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청구취지 피고는 원고에게 30,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 금원을 지급하라. 이유 1. 기초사실 가. 원고는 2010. 9. 1.부터 “A디자인”이라는 상호로 ○○시 ○○읍 ○○길 ○○번길 ○○에서 가구 제작, 판매업에 종사하고 있고, 피고는 가구 제조업 등을 사업 목적으로 설립된 회사이다. 나. 피고 회사는 2012. 5. 3. C 주식회사(이하 ’C’라 한다)와 사이에 C가 피고의 온라인상의 광고를 대행하는 내용의 광고계약을 체결하였고, 그 후 C는 피고의 온라인 광고대행 업무를 수행하였다. 다. 그 후부터 2013. 1. 16.까지 인터넷 포털 검색사이트인 다음(Daum), 네이버 (Naver), 야후코리아(Yahoo Korea)나 인터넷 온라인판매 사이트인 G마켓 등에서 검색창에 “A가구”를 검색하면 스폰서링크나 파워링크에 “A가구 B” 또는 “A가구 추천 B”가 나타났다. [인정근거] 갑 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 판단 가. 원고의 주장 “A”이라는 원고의 성명은 그 자체로서 원고가 제작, 판매하는 가구제품을 표시하는 하나의 표지로서 가구업계에는 물론이고, 일반인들에게 널리 인식되어 있는데, 피고는 인터넷 포털사이트나 온라인판매 사이트에 일반인이 “A가구”를 검색할 경우 스폰서링크나 파워링크에 “A가구 B”나 “A가구 추천 B”가 나타나도록 함으로써 소비자들로 하여금 피고가 생산, 판매하는 상품이 원고의 상품이고, 원고가 운영하는 가구점에서 생산된 것처럼 혼동하게 하였을 뿐만 아니라 원고의 상품인 것처럼 사칭하였는바, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 정한 부정경쟁행위에 해당할 뿐만 아니라 원고의 퍼블리시티권 내지 성명권을' 침해한 행위이다. 원고는 피고의 이러한 행위로 인하여 경제적 손실을 입었고, 원고의 상품에 대한 이미지가 실추되었으며, 원고의 명성이 하락하는 등의 피해를 입었는바, 이에 대한 손해배상금의 일부로 30,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 나. 판단 살피건대, 을 제1 내지 4, 10, 11, 12호증의 각 기재와 증인 조창구의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고로부터 광고대행업무를 위임받은 C는 인터넷 포털사이트나 온라인판매 사이트 검색창에 입력되는 어휘 중 그에 대한 관련어로 피고 상호가 함께 나타나게 하는 어휘인 이른바 키워드를 선정함에 있어 컴퓨터상의 키워드 추천 프로그램을 사용하여 20만 내지 30만 개 가량의 키워드를 선정하여 인터넷 포털사이트 내지 온라인판매 사이트에 적용하였는데, 키워드 선정 과정에서 피고나 C가 개별적으로 해당 어휘를 확인하였다거나 원고의 성명을 키워드로 선정하였다고 볼 별다른 정황이 엿보이지 아니한 점, ② 다만 키워드를 앞서 본 프로그램을 이용하여. 일괄적으로 선정하는 과정에서 원고의 성명 등이 키워드에 선정되었을 가능성이 있으나 그러한 가능성만으로 C에게 광고대행을 위임한 피고에게 어떠한 과실이 있다고 보기 어려운 점, ③ 비록 “A가구”의 연관검색어로 "A가구 B”나 “A가구 추천 B”가 나타났다고 하더라도 피고의 인터넷 홈페이지에 피고가 생산, 판매하는 제품이 원고와 관련이 있다는 내용이 전혀 나타나지 아니한 점, ④ 피고는 원고로부터 이와 같은 점에 대해 항의를 받자 2013. 1. 16. 위와 같은 연관검색어가 노출되지 않도록 조치를 취한 점 등을 감안할 때 갑 제7, 8호증의 각 기재만으로는 원고 주장과 같이 피고가 인터넷 포털사이트나 온라인판매 사이트에 일반인이 “A가구”를 검색할 경우 스폰서링크나 파워 링크에 “A가구 B”나 “A가구 추천 B”가 나타나게 하였음에 관여하였음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없어 원고의 주장은 더 나아가 다른 점에 대하여 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 3. 결 론 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이민수 * 법무법인 민후 최주선 변호사 작성. (2021. 7. 19.)

특허이전등록청구는 2가지로 나누어야 하는데, 특허를 받을 권리의 양도가 유효하게 이루어진 경우와 특허를 받을 권리의 양도가 유효하지 않게 이루어진 경우입니다. 전자의 경우 특허등록이 이루어지면 그 특허등록은 유효이고, 따라서 유효한 계약의 해제, 해지, 무효, 취소 등을 주장해서 등록특허를 원상회복해야 되고(유효하게 특허를 받을 권리를 양도했으므로 이를 원상회복하면 됩니다. 다만 특허를 받을 권리를 양도했지만 특허등록 이후에는 특허권을 원상회복한다는 것이 판례의 태도입니다), 후자의 경우는 특허를 받을 권리가 이전되지 않는 것이기에 특허등록이 되었더라도 이는 무효이고 따라서 무권리자의 특허등록에 해당하는 것입니다. ​ 판례 역시 양자를 명확하게 구분하고 있습니다. ​ <특허를 받을 권리의 양도가 유효인 경우> 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 양도인이 특허 또는 실용신안(이하'특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고,그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하'특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로,양도인은 양수인에 대하여 특허권등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. ​ 특허법원 2017. 6. 22. 선고 2016나1417 판결 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결,대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결등 참조). 이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문이다(대법원 1997. 12. 9. 선고 96다47586 판결등 참조). ​ <특허를 받을 권리의 양도가 무효인 경우 : 현재는 특허법 제99조의2 제1항에 의하여 이전등록청구가 가능함> 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호),그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 특허의 등록공고가 있는 날부터2년 이내와 심결이 확정된 날부터30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다. ​ 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)① 특허가 제133조제1항제2호본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 3. 5.) 기고.

영업비밀을 취급하던 직원이 그 영업비밀을 취득한 후 집으로 반출하였다가 퇴사시 반환하지 않고 퇴사 이후 이를 사용한 경우, 이 직원은 어떤 죄책을 지는가? 실무상 많이 발생하는 사안인바, 여기서는 이 직원에 대하여 회사가 어떤 책임을 물을 수 있는지를 정리해 보고자 한다. 1. 직원이 영업비밀을 취득한 행위 영업비밀을 취급하던 직원이 그 영업비밀을 취득하였다가 비록 반환하지 않고 퇴사하였다고 하더라도, 그 취득에 대하여는 영업비밀 침해나 영업비밀보호법위반의 죄책을 물을 수 없다. 왜냐하면 영업비밀을 취급하던 직원은 언제든지 그 영업비밀을 취득할 권한이 있고, 모든 형태의 취득을 처벌하지 않고 단지 '부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 취득한 경우'만 처벌하는바, 영업비밀을 취급하던 직원의 영업비밀 취득은 부정한 목적의 취득에 해당하지 않기 때문이다. 따라서 영업비밀보호법위반으로 처벌할 수 없다. 대법원 판례 역시 기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 이를 사용할 수 있는 사람은 이미 당해 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로 그러한 사람이 당해 영업비밀을 단순히 기업의 외부로 무단 반출한 행위는 업무상배임죄에 해당할 수 있음을 별론으로 하고 영업비밀의 부정한 목적의 취득에는 해당하지 않는다고 판시하였다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012도3317 판결). 2. 직원이 영업비밀을 집으로 반출한 점 영업비밀에 접근할 수 있는 직원이 영업비밀을 집으로 반출한 경우는 처벌할 수 있는가? 영업비밀의 취득이 적법한 이상 직원이 영업비밀을 집으로 반출한 경우 역시 이는 부정한 목적의 영업비밀 취득에 해당하지 않는다. 따라서 영업비밀보호법위반으로 처벌할 수 없다. 하지만 직원이 영업비밀을 집으로 반출한 점은 다르게 보아야 한다. 하지만 모든 경우에 처벌이 가능한 것은 아니고 직원이 그 스스로의 이익을 위해서 이용할 목적으로 무단으로 반출한 경우에만 업무상배임죄로 처벌할 수 있다(대법원 2017. 6. 2. 선고 2017도3808 판결). 따라서 직원이 회사를 위해서 또는 회사의 허락을 받고 반출한 경우라면 업무상배임죄로도 처벌할 수 없다. 3. 직원이 영업비밀을 반환하지 않고 퇴사한 점 자신의 집에 영업비밀을 보관하던 직원이 보관 중인 영업비밀을 반환하지 않고 퇴사한 경우는 어떻게 처벌이 되는가? 영업비밀을 적법하게 반출했다고 하더라도 퇴사사에 회사에 이를 반환하지 않거나 또는 폐기하지 않은 경우에는 업무상배임죄의 죄책을 진다(대법원 2017. 6. 2. 선고 2017도3808 판결). 4. 퇴사 이후 영업비밀을 사용한 점 퇴사시 반출한 것뿐만 아니라 그 영업비밀을 사용한 경우, 별도의 죄책을 지는가? 영업비밀을 부정한 목적으로 사용한다면, 이는 영업비밀 취득과는 별개로서 영업비밀 사용에 관한 죄책을 진다. 즉 영업비밀보호법위반으로 처벌할 수 있다. 다만 사용의 시기는 언제로 보아야 하는가? 사용의 시기는 영업활동에 이용할 의사 아래 그 영업비밀을 열람하였다면 그 때부터 사용으로 보고 있다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결). 한편 영업비밀 사용은 부정한 취득을 전제로 성립한다고 생각할 수도 있지만 대법원 판례는 영업비밀부정사용의 대상이 되는 영업비밀은 부정취득한 영업비밀임을 전제로 하지 않는다고 판시하였다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2006도7916 판결). * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2018. 8. 28.) 기고.

금년 7월 1일부터는 우리나라도 컴퓨터프로그램 발명에 대한 특허 부여가 가능해진다. 미국, 유럽, 일본 등은 이미 컴퓨터프로그램에 대한 특허를 인정하고 있었는데 우리나라는 뒤늦게 여기에 동참한 것이다. 컴퓨터프로그램 특허가 인정되지 않은 현실에서는 프로그램 자체에 대하여 특허출원을 하지 못하는 대신 간접적으로 프로그램 기록매체에 대하여 특허출원을 함으로써 보호받을 수 있었다. 하지만 이러한 특허적 제약은 인터넷이나 정보통신기술(ICT)의 발달을 도외시한 결과이며, 특히 예전과 달리 기록매체 없이 인터넷 전송을 통하여 컴퓨터프로그램을 판매하는 볼륨라이선스가 대세인 최근의 상황이 반영되지 않아 이는 특허로 보호받을 수 없는 기이한 현상이 발생하게 되었다. 물론 전송 방식의 컴퓨터프로그램도 저작권으로는 보호받을 수 있지만, 저작권이란 소스코드나 UI, 캐릭터, 디스플레이 등의 표현을 보호하는 것이지, 소스코드 등의 안에 들어 있는 기술적 사상을 보호하는 것은 아니어서 컴퓨터프로그램의 보호에 한계가 있음이 예전부터 지적되어 왔다. SW 기술의 발달로 컴퓨터프로그램의 리버스엔지니어링(역분석)이 용이해지고 편리한 개발 툴의 보급으로 인하여 예전보다 컴퓨터프로그램의 모방이 쉬워져, 창의적인 컴퓨터프로그램의 창작자는 1년을 못 버티고 모방 프로그램을 개발한 후발주자에 의하여 잠식당하는 현상이 발생하였는데, 저작권적 보호로는 한계가 있기에 이러한 현상을 근본적으로 해결하기 위해서는 특허적 보호가 필수였다. 스마트기기의 보급으로 전성기를 맞고 있는 앱도 이제는 특허로 보호받을 수 있게 되었고, 컴퓨터프로그램과 실질적으로 동일하나 표현만 달리하는 애플리케이션, 플랫폼, 운영체제(OS)등 컴퓨터프로그램에 준하는 유형도 특허를 부여받을 수 있게 되었다. 이처럼 SW 특허의 확장은 불가피하고 바람직하지만, 다만 그 보호범위의 불명확성이나 권리범위의 광범위성은 오히려 산업발전을 저해할 수 있다는 비판도 있는바 이러한 점도 충분히 고려해야 할 것이다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 법률신문(2014. 6. 23.) 기고.

컴퓨터 프로그램의 현출물 컴퓨터 프로그램은 아이디어와 이를 표현한 소스코드로 이루어져 있지만, 그 결과는 스크린을 통하여 우리 눈에 현출되어진다. 전통적인 컴퓨터 프로그램의 보호대상은 소스코드이고, 소스코드는 저작권에 의하여 보호를 받는다. 하지만 소스코드 표현에 대한 저작권 보호로는 권리보호 한계를 느껴 도입한 것이 기능적 요소를 고려한 소프트웨어(SW) 특허이고, 이후 컴퓨터 프로그램에 내재된 아이디어는 특허로도 보호를 받을 수 있었다(미국 1980년 Diamond v. Chakrabarty 사건, 1981년 Diamond v. Diehr 사건 참조). 한편 아이디어 및 이를 표현한 소스코드로 인하여 최종적으로 우리 눈에 보여지는 결과물은 어떻게 보호할 수 있는가? 스크린을 통하여 보여지는 결과물은 전통적으로 저작권에 의하여 보호를 받을 수 있었다. 하지만 스크린 현출물은 소스코드와의 관계에서 중복적인 보호가 될 수 있는 문제점이 있었고, 대부분 컴퓨터 프로그램의 기능 구현을 위한 것이어서 표현적 요소보다는 아이디어적 요소가 매우 강하여 저작권으로 보호를 받는 것에는 한계가 존재하였다. 이러한 한계는 스크린 현출물에 대한 디자인권 인정으로 어느 정도 극복이 가능하게 되었다. 스크린 현출물은 근본적으로 물품성이 결여되어 있어 물품성을 전제로 하는 디자인권과 어떻게 잘 융화할 수 있는지가 문제였지만 이를 입법적으로 어느 정도 해결하면서, 컴퓨터 프로그램의 현출물에 대한 디자인권 인정이 확대되었다. 그 대표적인 예가 바로 글자체(typeface) 디자인, 사용자 인터페이스(UI) 디자인 등이다. 글씨체 디자인 컴퓨터 내에 저장되어 있는 폰트는, 그것이 비록 다른 응용프로그램의 도움 없이 바로 실행되지 못한다고 하더라도, 컴퓨터 내에서 특정한 모양의 서체의 윤곽선을 크기, 장평, 굵기, 기울기 등을 조절하여 반복적이고 편리하게 출력하도록 특정한 결과를 얻기 위하여 프로그래밍 언어의 일종인 포스트스크립트(PostScript) 언어로 제작된 표현물이고, 서체파일 제작 프로그램에서 마우스의 조작으로 서체의 모양을 가감하거나 수정하여 좌표값을 지정하고 이를 이동하거나 연결하여 저장함으로써, 제작자가 특정한 결과를 얻기 위하여 스스로의 알고리즘(algorithm)에 따라 프로그래밍 언어로 직접 코드를 작성하는 보통의 프로그램 제작과정과는 다르다 하여도 포스트스크립트 언어로 작성되어 사람에게 이해될 수 있고 그 내용도 좌표값과 좌표값을 연결하는 일련의 지시, 명령으로 이루어져 있으므로, 컴퓨터 프로그램에 해당한다(대법원 2001.06.29. 선고 99다23246 판결). 따라서 폰트 프로그램의 소스코드에 대하여 저작권으로 보호하는 것이 일반적이다. 불법적으로 폰트를 다운로드받아 사용하였다면 이는 폰트 프로그램의 저작권을 침해한 것이다. 한편 폰트 프로그램과 달리 그 현출물인 글자체(typeface)는 저작권으로 보호를 받지 못한다. 즉 대법원은 “'산돌체모음', '안상수체모음', '윤체B', '공한체 및 한체모음' 등 서체도안들은 우리 민족의 문화유산으로서 누구나 자유롭게 사용하여야 할 문자인 한글 자모의 모양을 기본으로 삼아 인쇄기술에 의해 사상이나 정보 등을 전달한다는 실용적인 기능을 주된 목적으로 하여 만들어진 것임이 분명하여, 저작권법에 의한 보호 대상인 저작물에 해당하지 아니함이 명백하다(대법원 1996. 8. 23. 선고 94누5632 판결)”고 판시하였다. 글자체에 대해서 저작권적 보호는 하지 않음을 명시적으로 선언한 것이다. 그렇다면 글자체에 대하여 디자인적 보호를 생각할 수 있었겠지만, 종래 컴퓨터 프로그램의 현출물에 대하여는 물품성의 결여로 디자인 보호를 거부해 왔다. 그러던 중 2004년 디자인보호법이 개정되면서 물품성 문제를 입법적으로 해결함으로써, 본격적으로 글자체에 대한 디자인권 등록이 가능하게 되었다. 다만 디자인권 등록이 가능한 글자체는 미적 감상의 대상이 아니라 기록이나 표지 또는 인쇄 등에 사용하기 위한 것이어야 하고, 글자들 간에 통일과 조화를 이룬 한 벌의 글자꼴(a set of letters)이어야 한다. 더불어 등록된 글자체 디자인이더라도 타자ㆍ조판 또는 인쇄 등의 통상적인 과정에서 글자체를 사용 및 그 사용으로 생산된 결과물을 사용하는 경우에 있어서 디자인권의 효력은 미치지는 아니한다. 사용자 인터페이스(UI) 디자인 사용자 인터페이스란 사용자가 컴퓨터 등과 정보를 교환할 수 있는 환경을 말하며, 문자 기반과 그래픽 기반이 있는데, 디자인권 등록이 가능한 것은 그래픽 기반의 사용자 인터페이스이다. 이러한 그래픽 사용자 인터페이스에는 아이콘, 메뉴, 메뉴구조, 프롬프트, 커서 등이 포함되어 있다. 사용자 인터페이스 역시 저작권적 보호는 가능하나, 기능적 요소가 강한 사용자 인터페이스에서는 창작성을 발휘하거나 설사 발휘하여도 인정받기가 어렵고, 특히 소재나 그 배열에 있어 창작성을 인정하지 않는 저작권법의 태도, 협소한 보호범위 때문에 똑같지 베끼지 않으면 저작권 침해를 인정하지 않는 기존 법원의 관행(Apple computer v. Microsoft corp.) 때문에 현실적인 보호는 어려웠다. 디자인권 보호에 대하여도 사용자 인터페이스 역시 과거에는 물품성을 전제로 하는 디자인권의 특성상 그 보호에 있어 일정한 한계가 있었지만, 이후 부분디자인 제도의 도입으로 디자인권에의 포섭이 이론적으로 가능하게 되었고, 현재는 법의 개정 없이 심사기준을 통하여 사용자 인터페이스 디자인이 보호되고 있다. 사용자 인터페이스는 아이콘, 그래픽 이미지와 함께 화상디자인으로 인정되고 있다. 여기서 화상디자인이란 휴대폰, 전자기기, 컴퓨터, 정보화기기 등의 물품의 화면 등 표시부에 표시되는 것을 말한다. 사용자 인터페이스로는 웹사이트 UI(예, 특허청 홈페이지), 응용프로그램 소프트웨어 UI(예: 한글프로그램), 모바일 UI(예 : 휴대전화기), 정보가전 UI(예 : 디지털 TV) 등이 있다. 다만 사용자 인터페이스 자체로는 디자인권을 획득할 수 없고, 반드시 사용자 인터페이스가 휴대폰, 전자기기, 컴퓨터, 정보화기기 등의 물품의 화면에 표시된 채로 출원이 되어야 한다. 사용자 인터페이스의 동일ㆍ유사 판단 기준은 사용자 인터페이스가 담긴 물품이 동일ㆍ유사하여야 하고, 사용자 인터페이스 자체의 모양도 동일ㆍ유사하여야만 하는 것이므로, 양자를 모두 만족하여야만 원칙적으로 동일ㆍ유사성이 인정되거나 침해가 인정된다. 마치면서 최근 지적재산권의 트렌드는 컴퓨터 프로그램의 보호에 많이 편중되어 있으며, 이 분야에서 많은 쟁점을 쏟아내고 있다. 위에서 살핀 폰트 프로그램이나 사용자 인터페이스 역시 종래 저작권적 보호의 한계를 극복하는 노력으로 볼 수 있다. 이렇게 컴퓨터 프로그램의 보호가 문제되는 이유는 컴퓨터 프로그램의 기능 복제가 점점 용이해지기 때문이다. 따라서 중요한 컴퓨터 프로그램이라면, 위 설명을 참조하여 소스코드의 저작권 등록 단계에서 벗어나 소프트웨어 특허 출원, 디자인권 등록, 상표 등록 등을 통하여 총체적으로 보호수단을 강구하는 것이 필요할 것이다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디자인맵(2013. 12. 31.) 기고.

상표권침해분쟁이 발생하는 경우 상표권침해 소지가 있을 때에 주로 사용하는 방법이 바로 그 상표를 무효로 만드는 것이다. 상표를 무효로 만들려면 일정한 사유가 있어야 하는데, 그 내용은 상표법 제33조, 제34조에 열거되어 있다. 오늘은 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭 표장에 대하여 살펴보기로 한다. 제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 보통명칭 표장이 무효사유인 취지에 대하여, 대법원은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용하는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점사용하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게 사용할 필요가 있으므로, 이러한 표장에 관하여는 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 함에 그 취지가 있다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결)고 밝히고 있다.​ 보통명칭의 의미에 관하여 대법원은 상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것(대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결)고 판시한 바 있다. ​ 어떤 표장이 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표 등록시를 기준으로 판단하며, 당업자뿐만 아니라 실제 거래상의 일반 소비자들까지 사용하고 있어여 보통명칭으로 인정될 수 있다. ​ 나아가 현실적으로 보통명칭으로 사용되어야 하는지에 대하여 대법원은 어떤 명칭이 상표법상 보통명칭이 되기 위하여는, 단지 일반소비자가 이를 보통명칭으로 의식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 나아가 거래계에서 그 명칭이 특정한 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정될 수 있는 경우여야 한다(대법원 1987. 12. 22. 선고 85후130 판결)라고 판시하였다. ​ 원래 보통명칭이 아니었으나 거래계에서 광범위하게 보통명칭으로 사용된 경우도 역시 무효사유가 된다. ​ 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라 이를 결정하여야 한다. 따라서 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라 하더라도 우리나라에서 그 지정상품의 보통명칭 또는 지정상품에 관용하는 표장이 될 수 있다(대법원 1996. 5. 14. 선고 95후1463 판결). *사례​ 대법원 1989. 4. 25. 선고 88후455, 462 판결 "콘" 또는 "콘치프"는 영문자인 "CORN CHIP"을 국문자로 표기한 것으로서 그 중 "CORN"은 곡물, 옥수수, 밀 등을 "CHIP"은 음식의 얇은 조각, 토막을 뜻하는데 이를 결합하면 일종의 스낵식품에 대한 보통명칭에 해당한다.​ 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결 적어도 이 사건 심결 당시에는 매일유업이 사용한 표장들은 이탈리아식 에스프레소 커피에 우유를 넣은 커피를 가리키는 보통명칭의 식별력이 없는 표장으로서 매일유업이 이를 특정상품에 사용함으로써 그의 상표나 상품을 표시하는 것으로 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다 특허법원 1999. 7. 8. 선고 99허208 판결 결국 초코파이는 이 건 등록상표의 출원 당시에 그러한 상품의 보통명칭 내지는 관용하는 상표로 되어 자타 상품의 식별력을 상실하였다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 3. 2.) 기고.

특허청구범위 해석은 특허소송, 특허침해소송 등에서 기본 중에 기본이다. 어떻게 특허청구범위를 해석해야 하는가? 1. 문언중심의 원칙 원칙적으로 청구범위에 기재된 문언을 중심으로 해석해야 한다. ​ 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결 : 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙​ 2. 상세한 설명 등 참작의 원칙​ 1) 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결 : 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수는 없다.​ 2) 상세한 설명 등을 참작하지 않는다면 청구범위 기재의 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 경우 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결 : 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만, 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로, 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.​ 3) 청구범위의 용어가 특정한 의미로서 명세서에 정의되어 있는 경우​ 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 : 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다. 3. 한계​ 상세한 설명 등을 참작하더라도 청구범위의 기재를 제한해석하거나 특허범위를 확장해석할 수 없다 * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 10. 30.) 기고.