영상 정보를 촬영·수집하는 카메라는 법적으로 두 가지 형태로 구분한다. 고정형 기기와 이동형 기기가 그것이다. 고정형 기기는 우리가 흔히 CCTV라고 부르는 것이다. 일정한 공간에 지속적으로 설치돼 촬영하는 장치를 의미한다. 반면에 이동형 기기는 사람이 신체에 착용 또는 휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치해서 촬영하는 장치를 의미한다. 예컨대 차량에 부착된 영상기기라 해도 내부를 찍고 있으면 고정형 기기, 외부를 찍고 있으면 이동형 기기가 된다. 이동형 기기의 대표적 예로는 스마트폰이나 차량용 블랙박스 등이 있다. 고정형 기기에 대한 법적 규율이 있었지만 이동형 기기에 대한 법적 규율이 있다고 할 수 있고 없다고도 할 수 있는 모호한 상황이었다. 고정형 기기의 경우 개인정보보호법 제25조에 의해 규율되지만 차량용 블랙박스 등과 같은 이동형 기기는 개인영상정보를 수집해서 저장하고 있음에도 피녹화자로부터 동의를 받아야 하는지, 차량 앞에 녹화에 대한 고지를 해야 하는지 등의 문제가 사실상 논의조차 되지 않았다. 한편 개인정보보호위원회가 이번에 내놓은 개인정보보호법 개정안에는 이동형 기기에 대한 규율이 포함돼 있다. 국회를 통과하면 최초의 법적 규율이 되는 셈이다. 과거 행정안전부는 2017년 12월 개인영상정보에 대한 독립 법안을 만들려고 시도한 적이 있었고, 그 안에 이동형 기기에 대한 규율을 담고 있었다. 하지만 이 법안은 정부 입법임에도 20대 국회 만료로 폐기됐다. 21대 국회 들어와 동일한 취지의 법안이 다시 제안됐다. 서영교 의원 등의 '개인영상정보의 보호 등에 관한 법률'이 그것이다. 개인정보보호위원회의 개정안 내용을 살펴보면 업무 목적으로 이동형 기기를 운영하는 경우에만 개인정보보호법이 적용되고 사적 목적인 경우에는 여전히 개인정보보호법이 적용되지 않는다. 이동형 기기로 개인영상정보를 촬영하는 경우에는 원칙적으로 불빛, 소리, 안내판 등의 방법으로 촬영 사실을 표시해야 한다. 이에 따라 차량용 블랙박스 등을 설치한 차량은 불빛, 소리, 안내판 등으로 촬영 사실을 표시해야 한다. 가장 논란이 된 것이 피녹화자로부터 동의 등을 받아야 하는지 여부였다. 개정안은 명시적인 동의 등을 받은 경우뿐만 아니라 촬영 사실을 인식한 정보 주체가 거부 의사를 밝히지 않은 경우, 촬영 사실을 표시했음에도 정보 주체가 촬영 거부 의사를 밝히지 않은 경우까지 적법한 것으로 보고 있다. 이동형 기기의 사용 현실을 고려한 것으로 보이기는 하지만 그럼에도 실제 법 집행 시에는 많은 논란이 생길 것으로 보인다. 극단적인 경우이지만 앞집에 사는 이웃이 자신에 대한 차량용 블랙박스 촬영을 거부한다고 명시적으로 밝힌다면 차량용 블랙박스 소유자는 어떻게 해야 하는가. 참고로 서영교 의원안은 차량용 블랙박스를 규율에서 제외하고 있다. 경찰이 신체나 의복에 착용하거나 휴대하는 영상녹화기기인 폴리스캠도 이동형 기기이다. 여기에 대해서는 경찰청 훈령인 '웨어러블 폴리스캠 시스템 운영 규칙'이 있다. 경찰청 훈령에 따르면 피녹화자가 육안으로 녹화 중임을 알 수 있도록 해야 하고, 불심검문·집회·시위 현장에서는 사용이 금지된다. 이동형 기기는 향후 얼굴인식 기술과 결합해 사용하는 경우까지를 고려한다면 개인정보보호 또는 프라이버시 영역에서 가장 중요한 분야 가운데 하나다. 얼굴인식 기술을 통한 수배자나 범법자 적발, 시위·집회 현장에서 얼굴인식 폴리스캠 사용, 공항에서 얼굴인식을 통한 입출국 수속 절차의 실행, 백화점 등에서 얼굴인식을 통한 맞춤형 광고 등이다. 인공지능·얼굴인식 기술과 개인영상정보의 결합은 개인정보보호 또는 프라이버시 영역에서 중대한 시련이 될 것으로 보인다. 이를 슬기롭게 이겨 나갈 첫 단추가 바로 이동형 기기에 대한 입법이라 할 수 있다. 무엇보다도 신중하고 지혜로운 접근이 필요하다고 본다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 전자신문(2021. 3. 16.) 기고.

프로그램의 임치제도란 이른바 에스크로 제도의 하나로서 프로그램의 이용 허락 계약 등을 함에 있어서 프로그램의 소스코드를 신뢰할 수 있는 제3자에게 맡겨뒀다가, 개발자가 파산·폐업 등으로 인해 사업을 중단하거나 소스코드 멸실로 인해 개발자의 유지·보수가 불가능해지는 등의 경우에 이용계약의 상대방이 그 소스코드를 그 제3자로부터 제공받게끔 하는 제도를 말한다. 미국의 조건부 제3자 예탁제도(에스크로)를 참조해 도입한 이 제도는 2002년 12월 컴퓨터프로그램 보호법 제20조의 2에 신설됐다가, 현재는 저작권법 제101조의 7에 규정돼 있다. 이 제도로 인해 개발자는 컴퓨터프로그램 저작물을 양도하지 않아도 되기 때문에 그 저작권을 보다 두텁게 보호받을 수 있고, 이용자는 그 저작물을 양도받지 않고 이용만 하기 때문에 저렴하게 프로그램을 사용하면서도 유지·보수에 대한 보장을 받을 수 있게 된다. 이러한 임치제도는 프로그램뿐만 아니라 설계도, 디지털콘텐츠, 데이터베이스 등의 경우에도 활용할 수 있다. 컴퓨터프로그램의 수치인으로는 임치 받을 능력이 있는 법인 또는 단체, 법령이 정한 위탁관리기관도 있지만, 한국저작권위원회에게도 임치할 수 있다. 한국저작권위원회에 임치하는 경우 그 구체적인 절차는 다음과 같다. 먼저, 개발자는 임치계약신청서 및 임치물을 한국 저작권위원회에 접수해야 하고, 저작권위원회는 그 임치물의 동일성을 검사하는 등 각종 확인절차를 거친다. 임치물에 문제가 없으면, 개발자, 이용권자, 저작권위원회 3자간의 임치계약서 및 임치물의 봉인확인서가 작성된다. 그 다음 개발자와 이용권자에게 그 봉인확인서가 각 1부씩 교부되며, 개발자 또는 이용권자가 소정의 수수료를 저작권위원회에 납부하면, 임치증서가 역시 개발자와 이용자에게 각 1부씩 교부됨으로써 임치계약 절차가 종료된다. 임치 서비스의 기본적인 수수료는 30만 원 가량이고, 산출물 확인, 기술 검증 등이 필요한 경우에는 추가비용이 소요된다. 이러한 임치계약은 기본적으로 개발자, 이용권자, 저작권위원회 3자간의 계약이다. 하지만 이용권자가 1명이 아니라 다수가 될 경우에는 이러한 형태의 계약이 번거롭기 때문에, 개발자와 저작권위원회 사이에 먼저 임치계약이 체결된 이후, 사후적으로 이용권자들이 저작권위원회에 등록신청을 하는 형태로 진행된다. 즉, 개발자와 저작권위원회 2자간의 임치계약서가 작성되며, 임치증서 또한 개발자에게만 교부되고, 이용권자는 이후 별도로 저작권위원회에 사용권자등록신청서를 제출함으로써 임치제도를 활용할 수 있게 된다. 한편 임치계약 완료 후 컴퓨터프로그램이 업데이트 됐다면, 그 업데이트 된 프로그램 최신본을 추가로 임치할 수 있는 최신본 임치서비스를 이용하면 된다. 이는 그 최신본 임치서비스 신청서와 업데이트 된 임치물을 구비해 저작권위원회를 방문하면 된다. 또한 아직 개발이 완료되지 않은 컴퓨터프로그램의 임치 또한 가능한데, 이 경우 먼저 개발자와 이용권자가 컴퓨터프로그램 임치계약을 체결해 그 중간 산출물을 저작권위원회에 임치해 두고, 이후 컴퓨터프로그램의 개발 단계에 따른 단계별 산출물이 나올 때마다 최신본 임치서비스를 활용해 임치하면 된다. 이러한 임치제도를 보다 적극적으로 활용함으로써 개발자와 이용자 사이의 공생을 추구하는 바람직한 소프트웨어 개발 관행이 정착되기를 바란다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2012. 11. 25.), 마이크로소프트웨어, 디지털데일리(2014. 2. 26.) 기고.

한화손해보험은 2011년 이름, 주민번호, 휴대전화 번호와 차량번로 등이 포함된 고객 정보 15만 7901건을 해킹당했으나, 이 사실을 1년6개월 동안 숨겨왔던 것으로 드러났다. 피해자들은 고객 정보를 소홀히 다룬 기업을 상대로 손해배상 청구를 제기할 수 있다. 그러나 현행법에 따라 소송을 제기하려면 피해자들이 직접 한화손해보험의 개인정보보호법 위반사실을 입증해야 한다. 기업이 개인정보보호법을 위반한 행위로 인해 고객에게 손해가 발생한 경우, 고객은 기업을 상대로 민사상 손해배상을 청구해 자신이 입은 손해를 전보 받을 수 있다, 이렇게 고객이 기업을 상대로 손해배상청구를 할 수 있는 근거 조문은 개인정보보호법 제39조 제1항(또는 정보통신망법 제 32조, 신용정보법 제43조)이다. 『 제39조(손해배상책임) ① 정보주체는 개인정보처리자가 이 법을 위반한 행위로 손해를 입으면 개인정보 처리자에게 손해배상을 청구할 수 있다, 이 경우 그 개인정보처리자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다. 』 위 규정에 대해 일반적으로 입증책임을 전환함으로써 피해자인 고객에게 신속·공정한 피해구제를 받을 권리를 실질적으로 보장하고 있다고 설명되어있다, 과연 그러할까? 개인정보보호법 제39조 제 1항의 본문은 '법 위반사실'과 '손해발생'에 대해 규정하고 있고, 단거는 '고의·과실'에 대해 규정하고 있다. 입증책임의 분배는 피해자인 고객이 위 세가지 중 '법 위반사실' 과 '손해발생'에 대해 입증하도록 되어 있고(본문), 기업이 위 세가지중 자신의 '고의·과실' 없음에 대해 입증하도록 되어있다(단서). 위 세가지 중 '손해발생'은 유출 자체로 인한 정신적 손해를 청구하는 경우에는 아에 문제되지 않는다, 기업의 '고의·과실'없음의 입증이란 '법을 위반하였으나 고의·과실은 없다는 사실'을 입증하라는 것을 의미하는데, 이 부분이 소송에서 현실적으로 문제되는 경우는 전혀 없고, 실제로 이런 상황은 존재하기 힘들다, 결국 입증의 핵심은 '법 위반사실'이다. 예컨대 해킹 사고에 의한 개인정보 유출의 경우, 고객은 기업이 기술적·관리적 보호조치 의무를 다하지 못했음을 입증해야만 원하는 손해배상을 받게 되는 것이다. 그러나 '기술적·관리적 보호조치'라는 것이 일반인이 접근하기 어려운 전문적인 내용이 대부분이다. 게다가 '기술적·관리적 보호조치위반'이라는 것은 소송과정에서 피고 기업이 자신이 소지한 증거자료를 충분히 자발적으로 제출하지 않으면 입증할 수 없기 때문에, 고객이 '법 위반사실'입증에 성공하기는 하늘의 별 따기만큼 어렵다. 사정이 이런데도, 접근하기도 쉽지 않고 내용 자체도 어려우며 손해배상소송에서 가장 핵심적인 '법 위반사실'을 피해자인 원고에게 입증 부담시켜 놓고, 실제 소송에서 전혀 문제된 적도 없고 그러한 경우를 상상하기도 어려운 '법을 위반했는데 고의·과실이 없는 경우'를 피고 기업에게 입증토록 한 조치가, 과연 진정으로 피해를 입은 고객에게 신속·공정한 피해구제를 받을 권리를 실질적으로 보장하는 거인가? 제 39조 제 1항이 진정으로 입증책임을 전환시켜 피해자인 고객에게 입증상의 부담을 덜어주려면 아래 정보통신망법 제 60조 제1항의 '통신과금서비스 제공자의 손해배상책임'과 같은 형식처럼 되어야 한다. 『 제60조(손해배상 등) ①통신과금서비스제공자는 통신과금서비스를 제공함에 있어서 통신과금서비스이용자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해를 배상하여야 한다, 다만, 그 손해의 발생이 통신과금서비스이용자의 고의 또는 중과실로 인한 경우에는 그러하지아니하다, 』 위 정보통신망법 제 60조 제1항의 규정에 따르면, 피해자인 고객은 '손배발생'만 입증하면 되고, 피고 기업이 '고의·중과실 없음'을 입증하도록 되어 있다, 개인정보보호법 제 39조 제1항이 원고에게 '법 위반사실'과 '손해발생'까지 입증토록 하는 점과는 확연히 구별된다, * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 미디어오늘(2013. 5. 26.) 기고.

특허에 대한 실시계약을 체결한 이후 사후적으로 그 특허가 무효가 된 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 발생할 수 있는 법률관계를 최근 판례인 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결을 중심으로 살펴보고자 한다. 판례 사안은 아래와 같다. o 피고 1은 피고 2의 대표이사이고, 피고 1, 2는 원고와 등록특허에 관하여 특허기술사용계약을 체결하였는데, 특히 피고 2는 "피고 2는 원고에게 특허기술사용료로서 피고 회사의 놀이터 관련 매출에 대하여는 총매출액(원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이 피고 회사에 발생한 총매출액을 의미하는 것임)의 3%를, 그 외 부분 매출에 대하여는 총매출액(원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이 피고 회사에 발생한 총매출액을 의미하는 것임)의 5%를 지급한다."라는 내용의 약정을 체결하였다. o 원고는 피고 1, 2가 약정한 특허기술사용료를 지급하지 않자 피고 1이 보유한 피고 2에 대한 주식 등에 대하여 양도청구의 소를 제기하였고, 이에 피고들은 원고가 보유한 특허 2개가 진보성 흠결 때문에 무효 확정되었다는 이유로 계약무효확인 등의 반소를 제기하였다. o 소송 중에 피고 1이 제기한 반소는 취하되었고, 항소심 도중에 피고 2는 원고에게 이미 지급한 특허기술사용료에 대한 부당이득반환청구 등을 추가하였다. 위 사안에서 대법원은 몇 가지 쟁점에 대하여 판시를 하였는바 그 내용은 아래와 같다. 첫째, 대법원은 원고와 피고 2 사이의 약정이 원고의 특허기술 사용 여부와 무관하게 즉 특허기술을 이용한 매출이 발생하지 않더라도 피고 2가 언제나 특허기술사용료를 지급하게 되어 있는바, 이러한 약정은 피고 2의 영업과 관련하여 원고의 특허기술 사용 여부와 상관없이 피고 회사에게 총매출액을 기준으로 한 특허기술사용료 지급의무를 부담시키는 내용이라고 해석함이 타당하고, 따라서 법적으로 문제가 없다는 입장이었다. 둘째, 피고 2는 이 사건 특허기술사용계약 기간이 장기간이고 원고에게만 해지권이 주어져 있으며 피고들에 대하여만 의무 위반에 대한 손해배상책임과 위약벌이 규정되어 있어 민법 제103조의 반사회질서적 법률행위 또는 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하여 무효라고 주장하였으나, 대법원은 이 사건 계약 체결 경위와 원고가 피고 회사에 원고가 그 당시 보유하고 있는 특허기술뿐만 아니라 향후 추가로 출원ㆍ등록할 특허기술도 실시할 수 있는 권한을 부여한 사정 등에 비추어 이 사건 특허기술사용계약이 무효가 될 수 없다고 판시하였다. 셋째, 피고 2는 특허무효심결이 확정되기 이전에 지급한 특허기술사용료 133,762,490원을 반환해 달라고 청구하였는데, 이 부분이 이 사건에서 핵심 쟁점이다. 피고 2는 무효로 확정된 특허들에 대한 실시계약은 원시적 이행불능 상태에서의 실시계약이기에 무효이고, 특허법 제133조 제3항(특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.)에 따라 소급적으로 특허권이 존재하지 않은 것으로 간주되기 때문에, 원고가 피고 2에게 이미 지급한 특허기술사용료에 대하여 반환받아야 한다고 주장하였다. 이에 대하여 대법원은 "특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."라고 판시하였는바, 그 취지는, 특허무효가 확정되기 이전에 수령한 실시료는 부당이득이 아니므로 특허권자에게 반환할 의무가 없다는 것이다. 왜냐하면 특허무효의 확정으로 특허권이 소급적으로 부존재한다고 간주된다고 하여도 실시계약이 소급적으로 무효가 되거나 원시적 이행불능 급부에 대한 계약이 된다고 보기는 어렵고, 특허무효 확정 이전에도 여전히 피고 2는 특허로 인한 경제적 이익을 향유하였기 때문이다. 한편 대법원?2014. 11. 13.?선고?2012다42666, 42673?판결의 원심법원인 서울고등법원은 2012. 4. 19. 선고 2011나20142, 20159 판결에서 "특허실시계약의 목적이 된 특허가 신규성이 없거나 산업상 이용가능성이 없어 처음부터 무효였던 것이 아니라 특허청의 심사를 거쳐 유효하게 등록되었다가 이후 진보성이 인정되지 않는다는 무효심결에 의하여 무효로 확정된 경우는 특허실시계약의 효력이 상실된다고 보기 어렵다."고 판시하였다. 이 고등법원 판결은 신규성ㆍ산업상이용가능성 흠결과 진보성 흠결을 구분하였다는 점에서 그 무효 사유를 구별하지 않은 위 대법원 판결과 배치되는 면이 있다. 관련하여 일본의 하급심에서는, 특허가 무효로 된 경우 선의의 수익자로서 특허권자가 기지급된 실시료를 반환할 의무가 있다는 판례와 악의의 수익자로서 특허권자가 손해배상의무가 있다는 판례가 있다. 위 대법원 판결은 기지급 실시료에 대한 부당이득반환청구 사건인 반면, 위 대법원 판결이 나오기 이전에는 미지급 실시료에 대한 이행청구 사건에 관한 판결이 존재한다. 서울고등법원 2007. 6. 12. 선고 2006나76103 판결 및 서울중앙지방법원 2006. 7. 5. 선고 2005가합62929 판결은 특허에 대한 무효판결이 확정된 경우 당해 특허에 대한 실시계약은 원시적 불능 급부에 대한 실시계약으로서 무효이고 이렇게 무효임에도 불구하고 특허권자가 계약에 기한 미지급 실시료의 지급을 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용할 수 없으며, 나아가 무효 심결 등이 확정되지 않았더라도 특허에 무효 사유가 있는 것이 분명하여 특허가 소급적으로 무효가 될 것이 명백한 경우에 그 특허권이 유효함을 전제로 실시계약에 기하여 사용료 지급을 구하는 것 역시 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시하였다. 넷째, 피고 2는 원고가 이 사건 계쟁특허들이 무효로 될 수 있다는 사정을 알고 있었음에도 마치 진정한 특허인 것처럼 피고들을 기망하였을 뿐만 아니라 채권가압류 그 밖의 악의적인 행태로 피고들에게 이 사건 계약 체결을 강요하였다고 주장하였으나, 대법원은 이 주장에 대한 입증부족으로 위 주장을 배척하였다. 다섯째, 피고 2는 착오를 이유로 계약의 취소를 주장하였다. 이 쟁점 역시 본 사안에서 핵심적 쟁점 중의 하나이다. 하지만 대법원은 "특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다."고 판시하면서, 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되거나 그것이 법률행위 내용의 중요부분에 해당하지 않는다고 하여 피고 2의 주장을 배척하였다. 여섯째, 피고 2는 이 사건 계약 체결 이후 계약의 대상인 이 사건 계쟁특허들이 무효로 되었는바 피고 2에게 사정변경에 의한 해제권이 발생한다고 주장하였다. 이에 대하여 대법원은 이러한 사정만으로는 피고 회사가 원고에 대하여 이 사건 계약의 효력을 소급적으로 소멸시키는 해제를 할 수는 없다고 판시하였다. 지금까지 많은 쟁점을 다루었지만, 가장 핵심적인 쟁점은 실시계약의 대상이 되는 특허가 무효로 확정되더라도 이미 지급한 실시료에 대한 부당이득반환청구는 허용되지 않는다는 것이다. 이 판결은 지금까지 논란이 많았던 쟁점에 대하여 정리를 해 주었다는 점에서 매우 중요한 리딩케이스라 할 수 있다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 블로그(2015. 1. 13.), 디지털타임스 (2015. 1. 13.) 기고.

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 지식재산권에 대한 인식이 고취되고 지식재산권 등록 및 행사 사례가 늘어가면서, 지식재산권에 관한 공정거래법 위반 행위도 덩달아 늘어나고 있다. 특히 특허권, 상표권 등의 실시료를 과다하게 받는 행위 등은 정당한 지식재산권의 행사라고 할 수 없는데, 공정거래위원회에서는 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침을 통해 지식재산권의 행사에 관한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '독점규제법') 위반행위를 규율하고 있다. 실시료란 특허권자 등이 특허권에 대한 전용실시권, 통상실시권 등을 설정하여 주면서 그 대가로 받는 소정의 사용료이다. 특허권자가 이룩한 기술적 성과에 대해 정당한 보상을 제공하고 새로운 기술혁신을 유도할 필요가 있다는 점에서, 일반적으로 이러한 실시료 부과 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있으나, 다음과 같이 실시허락의 대가를 부당하게 요구하거나, 실시허락을 거절하는 행위, 실시범위를 제한하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다. <실시료 관련 지식재산권의 부당한 행사의 종류> 가. 실시허락의 대가 (1) 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정·유지 또는 변경하는 행위 (2) 부당하게 거래상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위 (3) 부당하게 실시 허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위 (4) 부당하게 특허권 소멸이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위 (5) 실시료 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 특허권자가 실시료 산정방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위 나. 실시허락의 거절 (1) 정당한 이유 없이 자기와 경쟁관계에 있는 다른 사업자와 공동으로 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위 (2) 부당하게 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위 (3) 특허권자가 부과한 부당한 조건을 수용하지 않는다는 이유로 실시허락을 거절하는 등 다른 부당한 행위의 실효성을 확보하기 위하여 실시허락을 거절하는 행위 다. 실시범위의 제한 (1) 실시허락과 연관된 상품(이하 “계약상품”) 또는 기술(이하 “계약기술”)과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하면서 특허권자와 실시권자가 거래수량, 거래지역, 그 밖의 거래조건에 부당하게 합의하는 행위 (2) 부당하게 거래상대방 등에 따라 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 차별적으로 제한하는 행위 라. 실시허락시의 조건 부과 (1) 계약상품 가격의 제한 (2) 원재료 등의 구매상대방 제한 (3) 계약상품의 판매상대방 제한 (4) 경쟁상품 또는 경쟁기술의 거래 제한 (5) 끼워팔기 : 부당하게 해당 특허발명의 실시를 위해 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위 (6) 부쟁의무 부과 : 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위 (7) 기술개량과 연구 활동의 제한 (가) 계약상품 또는 계약기술의 개량, 이와 관련된 연구 활동을 부당하게 제한하는 행위 (나) 계약상품 또는 계약기술과 관련하여 실시권자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과를 부당하게 특허권자에게 제공하도록 하는 행위 (8) 권리 소멸 후 이용 제한 : 특허권이 소멸된 후에 실시권자가 해당 특허발명을 실시하는 것을 제한하는 행위 (9) 계약해지 규정 : 실시료 지급불능 이외의 사유로 특허권자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 행위 위 규정된 예시들은 특허권 뿐만 아니라 상표권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등에 동일하게 적용된다. 위 예시에 해당하는 행위가 있는 경우, 구체적인 상황 및 사실관계에 따라 독점규제법 제3조의2 시장지배적지위남용 금지, 제7조 기업결합의 제한, 제19조 부당한 공동행위 금지, 제23조 불공정거래행위의 금지, 제26조 사업자단체의 금지행위, 제29조 재판매가격유지행위의 제한에 포섭될 수 있다. 따라서 위 예시와 같은 행위가 발생하는 경우 변호사 등 전문가의 조언을 받아 독점규제법 위반행위의 유형을 확정한 후 공정거래위원회에 신고절차를 진행할 수 있다. 외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없는바, 이러한 경우 적극적으로 독점규제법 위반여부를 검토하여 법적대응을 하여야 할 것이다. * 법무법인 민후 양진영 변호사 작성, 민후 로인사이드(2017. 8. 14.) 기고.

2015년 3월 26일, 특허청은 강한 특허 창출을 위한 특허법 일부개정법률안을 입법예고했다. 주요 개정사항을 살펴보면 아래와 같이 3개의 부문으로 나눌 수 있다. 1. 특허 검증 및 보호 강화 (1) 특허취소신청제도 (제3장의 2 신설) 특허취소신청제도란 하자 우려가 있는 등록특허를 국민들이 재검토하고, 하자가 확인되면 특허를 취소할 수 있게 하는 제도이다. 그동안 우리나라의 특허 심사관은 특허 심사 건수가 다른 나라에 비해 월등히 많아 특허품질에 대한 우려가 높았다. 이에 특허청은 특허취소신청제도를 통해 특허 검증을 강화함으로써 그 품질을 높이고자 하는 것이다. 특허취소신청제도는 특허 등록공고가 된 날로부터 6개월까지 국민 누구나 하자가 있는 특허에 대해 특허취소 이유를 제공하면, 심판관이 해당 등록특허를 재검토하고, 만약 하자가 있을 경우 특허를 취소할 수 있다. <특허취소신청제도의 절차> * 신청기간 : 등록공고 후 6개월 이내 * 신청이유 : 특허·간행물에 근거한 신규성·진보성 등 * 심리개시 : 취소신청이유를 종합·정리후 일괄하여 심리 진행 특허 취소가 용이해지면서 '우수 특허 보호 방안'의 필요성도 제기되고 있어 이에 대한 대책 마련이 필요하지만, 부실한 특허를 조기에 차단하고 우수 특허를 사전 분류해 기존보다 특허의 질과 공신력이 높아질 것으로 예상된다. (2) 직권 재심사제도 (제66조의 3) 직권 재심사제도란 특허결정 이후부터 특허권이 발생되기 전까지 해당 특허에 하자가 발견되더라도 하자가 있는 특허 그대로 등록되던 문제를 개선한 제도이다. 제도에 따르면, 특허결정 후에도 특허권이 발생하기 전까지 중대한 하자가 발견될 경우 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사를 재개할 수 있다. * 제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절 이유를 새롭게 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원의 심사(이하 이 조에서 "직권 재심사"라 한다)를 다시 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 새롭게 발견한 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우 2. 그 특허출원이 설정등록된 경우 3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우 ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정 취소이유를 특허출원인에게 통지하여야 한다. ③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다. * 제78조의3(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다. <직권 재심사제도의 절차> (3) 무효심결 예고제도 (제166조의2 신설) 현행법상 등록된 특허에 대해 무효심판이 진행될 경우 정정청구는 특허권자에게는 자신의 권리를 방어할 수 있는 유일한 기회이지만 무효사유의 대응수단으로 충분히 활용되지 못하고 있어 문제점으로 지적되어 왔다. 이에 무효심결 예고제도를 통해 특허권자의 권리를 보장하고자 하는 것인데, 무효심결 전에 미리 무효 이유를 적은 무효심결 예고를 통지한 뒤 기간을 정하여 특허권자에게 정정청구 기회를 1회에 한하여 추가로 부여한다. * 제166조의2(특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우 2. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우 ② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다. 무효심결 예고제도는 이미 일본에서 2011년 특허법을 개정하며 시행하고 있는 제도이기도 하다. 일본은 특허법 개정 이후 특허법상의 당면문제(심결취소소송 제기 후의 정정심판금지 등)에 대해 법체계상의 이론 구성적인 문제를 극복하고 현실적인 문제 해결 측면에서 과감한 개정을 했다는 평가를 받았다. * 일본 특허법 제123조(특허무효심판) ① 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 2 이상의 청구에 관계한 것에 대해서는 청구항 별로 청구할 수 있다. 1호 생략 2호 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의 2, 제32조, 제37조 또는 제39조 제1항에서 제4항까지의 규정에 위반한 경우(그 특허가 제38조의 규정에 위반한 경우에 있어서는 제74조제1항의 규정에 의한 청구에 기해, 그 특허에 관계한 특허권의 이전등록이 있었던 경우를 제외한다) 3~5호 생략 6호 그 특허가 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지지 않은 자의 특허출원에 대하여 특허출원이 된 경우(제74조 제1항의 규정에 의한 청구에 기해 그 특허에 관계한 특허권의 이전등록이 있었던 경우를 제외한다) 7~8호 생략 ② 특허무효심판은 누구라도 청구할 수 있다. 다만, 특허가 전항 제2호에 해당할 것(그 특허가 제38조의 규정에 위반된 경우에 한한다) 또는 동항 제6호에 해당하는 것을 이유로 한 자는 당해 특허에 관계한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지는 자에 한하여 청구할 수 있다. (출처 : 한국지식재산연구원) 특허청은 이렇듯 일본 특허법과 유사한 '무효심결 예고제도'를 신설해 시행하면 국내 특허 무효 예정 사건의 약 16%가 구제될 것으로 예상하고 있다. 2. 특허 활용 촉진 및 실시사업 보호 (1) 공유특허제도 개선 (제99조) 특허청은 이번 개정안을 통해 그동안 활용이 어려웠던 공유특허제도를 개선하는 내용을 담았다. 공유특허는 여러 기관이나 사람이 공동명의로 특허 출원을 하는 것을 말하는데, 그 특성상 특허 양도 등의 이익창출 행위를 위해서는 다른 공유자의 동의를 받아야 한다. 최근 이러한 공유특허는 대학의 연구기술과 기업의 자본이 묶여 출원이 증가하는 추세인데, 자본력이 낮아 특허권 실시능력이 없는 대학 등 기관이 공유특허를 양도 등의 방법으로 활용하고자 하였지만, 다른 공유자의 동의 없이 양도를 할 수 없어 이익창출의 기회가 차단되고 있었다. 지난 2012년 지식재산연구원에서 발표한 자료에 따르면 활용이 어려운 특허유형 조사 결과 공유특허가 45%로 1위에 오르기도 하였다. 이에 특허청은 이번 개정안을 통해 공유특허의 활용 요건을 완화하는 내용을 담아 공유특허의 활용을 촉진하고자 한 것이다. 주요 내용을 살펴보면, 지분 전체 양도와 질권 설정시 공유자 동의 필요 규정을 삭제하여 대학 등의 공유특허에 대한 기술활용을 촉진시키고자 하였다. 단, 공유특허의 기술활용 방법 중 지분 일부 양도와 통상실시권 허락은 타 공유자의 이익을 해칠 우려가 있기에 현행법대로 동의 규정을 유지하기로 하였다. (2) 통상실시권 무등록 대항제도 (제118조 등) 현재 통상실시권자는 통상실시권을 특허청에 등록해야 추후에 문제 발생 시 특허권자 등에게 대항할 수 있는 권리가 부여된다. 현행법상 통상실시권을 특허청에 등록하지 않았을 경우, 통상실시권자는 해당 특허를 통한 사업(실시사업)을 모두 중단해야 할 수도 있다. 하지만 통상실시권을 특허청에 등록하면, ① 통상실시권의 내용이 공시되어 영업비밀 노출 우려가 있다는 점 ② 복잡한 등록절차 ③ 기업간 통상실시권 계약은 대규모로 진행되는 경우가 많아 일일이 등록하는 것이 사실상 불가능 하다는 점 등 통상실시권 등록제도에 대한 문제가 끊임없이 제기되어 왔다. 이에 특허청은 특허청에 통상실시권을 등록하지 않고, 계약사실 증명만으로도 추후 특허권을 양수받은 자에게 대항이 가능하도록 관련 규정을 개정하여 상대적인 약자인 통상실시권자의 실시사업을 보호하고자 하였다. 3. 조속한 권리 확정 및 분쟁 장기화 방지 (1) 심사청구기간 단축 (제59조 제2항) 현행법상 특허출원 후 특허심사를 받기 위해서는 출원일로부터 5년 이내에 심사청구를 해야 한다. 하지만 그 기간이 길어 특허출원 후 권리 미확정 기간이 길어져 기업들에게 제3자의 특허 감시부담이 있었다. 출원과 동시에 심사청구가 가능한 미국과 그 기간이 2년인 유럽, 3년인 일본과 중국에 비해서도 그 기간이 길어 심사청구기간을 5년에서 3년을 줄여 기업들의 특허 감시부담을 줄이고자 하였다. (2) 정정심판 청구시기 조정 (제163조 제2항) 무분별한 정정심판으로 무효심판 등의 분쟁이 지연되는 것을 방지하기 위해 정정심판 청구시기를 조정하였다. 현재는 무효심판이 심판원에 계속 중인 경우메나 정정심판 청구가 금지되고, 특허법원이나 대법원에 계속 중인 경우에는 정정심판 청구가 가능하다. 하지만 이번 개정안에 따르면 특허법원의 변론이 종결될 때까지만 정정심판청구가 가능하며 이후 대법원으로 넘어갔을 경우에는 정정심판청구가 불가능하다. 이번 특허법 일부개정법률안은 4월 15일에 특허법 일부개정법률안 공청회를 개최한 후 4월 말에는 규제심사를 실시할 예정이다. 5월 초에 법제처 심사의뢰를 거쳐 6월 중순에는 차관 회의와 국 무회의 상정을 진행할 예정이며 최종적으로 6월에 국회에 제출할 것으로 예상된다. 이번 특허법 개정안에 대하여 법무법인 민후 김경환 변호사는 이번 입법으로 인하여 1) 특허의 질적 상승과 무효사유 제거에 기여할 수 있을 것으로 보이고, 2) 특허의 활용을 촉진하는 좋은 계기가 될 것이며 3) 기간 단축으로 인한 조속한 권리 생성 및 분쟁의 장기화 방지에 어느정도 기여할 수 있을 것이라고 예측했다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디지털타임스(2015. 4. 24.), 블로그(2015. 4. 24.) 기고.

오는 7월 9일은 지식재산권 역사에서 기념비적인 날이라 할 수 있다. 특허권 또는 영업비밀 영역에서 징벌적 손해배상 제도가 도입돼 시행되는 날이기 때문이다. 즉 특허법 제128조 제8항은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 ‘고의’적인 경우 인정된 손해의 3배까지 배상액이 확장될 수 있게끔 개정됐다. 더불어 영업비밀보호법 제14조의2 제6항 역시 영업비밀 침해행위가 ‘고의’적인 경우 인정된 손해의 3배까지 배상액이 확장될 수 있도록 개정됐다. 그 동안 지식재산권 침해나 기술유출에 대한 피해보상이 적절치 않았다는 비판이 있었는바, 정부는 영미법상의 징벌적 손해배상 제도(punitive damages)를 과감하게 우리 지식재산권법에 도입한 것이다. 영미법상의 징벌적 손해배상 제도란, 손해에 대한 피해배상만을 요구하는 전보적 손해배상 제도와 달리, 반사회적인 행위를 금지하고 유사한 행위의 재발방지를 위해서 형벌적인 요소까지 손해배상에 포함시킨 제도를 말한다. 그간 기술유출에 대해 하도급법은 부당한 기술자료 제공요구에 관해 징벌적 손해배상 제도를 도입해 운영하고 있었는데, 특허법과 영업비밀보호법 개정으로 이제는 기술유출에 대해 거의 모든 경우에 징벌적 손해배상이 가능하게 됐다. 징벌적 손해배상 도입은 고의적이고 악의적인 불법행위에 대한 억제에 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 특히 사회적 약자가 소송을 통해서 상당히 만족할만한 손해배상금을 보상받을 수 있다는 점에서도 사회적으로 긍정적 의미를 가진다고 볼 수 있다. 법원은 당사자의 징벌적 손해배상 청구가 있는 경우 아래 8가지 사항을 고려해서 3배 안에서 배상액을 정하게 된다. 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익 5. 침해행위의 기간ㆍ횟수 등 6. 침해행위에 따른 벌금 7. 침해행위를 한 자의 재산상태 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 이 제도를 이용함에 있어 주의해야 할 점이 있다. 첫째는 징벌적 손해배상은 침해자의 ‘고의’가 인정되는 경우에만 적용된다는 점이다. 과실의 경우에는 징벌적 손해배상이 인정되지 않는다. 어느 경우에 고의성을 인정하고 어느 경우에 과실로 볼 것인지는 앞으로 판례가 쌓이면 분명해지겠지만, 고의성을 인정받지 않기 위해서 대표적으로 해야 할 조치로는 전문가의 특허권 침해 여부에 관한 의견서 활용이 있는데, 이에 기초해 사업을 개시하는 경우 설사 법원이 나중에 특허권 침해라 판단하더라도 과실로 판명될 가능성이 크다. 둘째는 침해행위를 한 자의 우월적 지위를 고려한다는 점이다. 대기업과 중소기업 사이의 기술분쟁에서는 징벌적 손해배상 제도의 적용과 배상액 확대가 용이하다는 의미이다. 대기업은 중소기업의 기술을 도입하거나 또는 이를 그 도입을 고려하는 경우 특히 주의를 해야 할 것이다. 셋째, 형사소송이 같이 진행되는 경우 형사소송에서의 벌금도 징벌적 손해배상을 결정함에 고려된다. 이중처벌이 아니냐라는 비판이 있기는 하지만, 그와 별개로 수사과정이나 공판과정에 성실하게 그리고 적극적으로 응하여 민사에 미치는 영향을 최소화하는 것이 중요하다. 넷째는 징벌적 손해배상 제도는 특허법의 경우 새로 도입된 특허법 제128조 제8항 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용된다. 따라서 2019. 7. 9. 이후의 침해행위부터 징벌적 손해배상 제도가 적용된다. 징벌적 손해배상 제도의 도입이 항상 긍정적인 면이 있는 것은 아니다. 국내에서 국내기업이 외국기업의 특허권을 침해하거나 영업비밀을 침해한 경우에도 징벌적 손해배상 제도가 적용될 수 있다는 점이다. 따라서 외국의 특허괴물 등의 국내 활동을 용이하게 할 수 있다는 단점이 있다. 특허관리가 제대로 되어 있지 않는 기업에서는 오히려 독이 될 수 있음에 유의해야 한다. 어쨌든 징벌적 손해배상 제도로 인해 우리 지식재산권 제도는 훨씬 더 공고한 기반에서 성장할 수 있게 됐다. 제대로 된 활용을 통해서 입법의 결실이 사회적 약자에게 골고루 미치기를 바란다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, IT조선(2019. 3. 12.) 기고.

지식재산권을 보호하기 위해 기업들은 자사 제품에 대하여 특허, 실용신안, 디자인을 출원하여 등록받는다. 하지만 등록만 한다고 권리가 보호되는 것이 아니다. 등록된 지식재산권과 유사한 제품을 제작하거나 판매하는 방법으로 침해가 이루어지더라도 체계적으로 대응하지 못하면 적절한 보호를 받지 못할 수 있다. 등록된 지식재산권의 침해행위에 대해서는 침해죄가 성립하므로 형사고소가 가능하고, 민사상 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있는데, 고소나 소송은 바로 진행할 것이 아니고, 진행하기 전에 사전에 다른 수단을 검토해야 한다. □ 형사고소와 경고장 발송 상대방을 압박하여 침해행위를 금지하고, 상대방이 침해행위로 얻은 이익이 얼마나 되는지를 파악하는 방법으로 형사고소는 유효적절한 수단이 될 수 있다. 그러나 침해죄가 성립하기 위해서는 엄격한 요건이 적용되므로 형사고소에 바로 나아가기 보다는 경고장 발송을 염두에 두는 것이 유리하다. 지식재산권을 침해하는 행위를 한 경우 침해죄가 성립한다. 그러나 우리 형법에서는 행위자의 과실로 인한 경우에도 특별히 범죄로 인정하는 경우가 아닌 한, '고의'가 입증되어야 하므로 침해죄의 경우에도 행위자의 고의는 필수적이다. 예를 들어 물건을 제작하여 특허권을 침해한 경우, 고의를 입증하려면 특허가 출원 또는 등록된 사실을 알았어야 하고, 제작한 물건의 해당 특허권을 침해하는 제품이라는 것을 알고 있었어야 한다. 만약 고의가 인정되지 않을 경우, 무혐의 처분으로 불리한 상황에 놓일 수 있다. 따라서 고의를 입증할 명백한 증거가 있는 경우가 아닌 한, 형사고소를 진행하기에 앞서, 침해행위를 중지하라는 취지의 경고장을 먼저 발송하는 것이 필요하다. 경고장을 발송하게 되면, 상대방은 적어도 그 때부터는 등록된 지식재산권이 존재하고, 침해가능성이 있다는 사실에 대해서는 알게 되므로 고의가 인정되기 쉽다. 단, 특허침해에 해당하지 않는데도 경고장을 발송한 경우, 반대로 영업방해로 인한 손해배상책임이 생길 수 있으니 이를 방지하기 위해서는 전문가를 통해 해당 제품이 특허를 침해하고 있다는 사실을 확인받는 절차도 필요할 것이다. □ 민사소송과 권리범위확인심판, 침해금지가처분 민사소송은 분쟁을 최종적으로 해결하고 금전적 배상까지 받을 수 있는 수단이 된다. 그러나 지식재산권 분쟁을 해결하기 위해서는 침해사실, 침해로 인한 상대방의 매출액 등을 입증해야 할 필요성이 생기므로 비용과 시간이 많이 소요된다. 따라서 민사소송에 나아가기 전에, 권리범위확인심판 절차를 진행하는 것도 검토해 볼 수 있다. 권리범위확인심판을 통해, 상대방의 제품의 내가 보유한 지식재산권을 침해하는지에 대하여 확인을 받을 수 있다. 민사소송에 비하여 절차가 간편하고, 비용이 적게 소요되는 장점이 있어 침해여부로 인한 다툼이 복잡할 경우 유리한 전략이다. 한시라도 빨리 상대방의 제품 제조, 판매 등을 막아야 하는 경우라면 침해금지가처분을 고려해볼 수 있다. 가처분 절차는 신속하게 진행되므로 침해사실에 대하여 민사소송의 결과가 나오기 전부터 상대방의 침해행위를 금지할 수 있다. 이처럼 지식재산권 침해행위에 대해서는 체계적인 대응전략이 필요하므로, 각자 상황에 맞는 대처방법이 무엇인지 고민하고 적절한 대응수단을 선택하여야 할 것이다. * 참고 - 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2417(본소), 2017나2424(반소) 판결 디자인권침해금지 등 청구의 소, 손해배상(기) - 대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639 판결 특허법위반 * 법무법인 민후 장지현 변호사 작성, 디지털데일리(2020. 9. 30.) 기고.

대상판결 : 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 수치한정발명이란 청구항의 발명 기재 또는 구성요소의 범위를 수량적으로 표현하는 발명을 의미합니다. 예컨대 은이 2%~5% 첨가된 합금이라고 청구항이 표현되어 있다면, 이는 수치한정발명이라 부릅니다. 이 수치한정발명 역시 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있다면 진보성이 부정되는데요. 제가 대리한 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결, 즉 무전극 방전램프에 관한 일명 오스람 판결은 어떤 경우에 수치한정발명이 진보성이 있는지 어떤 경우에 없는지를 새로이 정리한 판결이라 할 수 있습니다. 대법원은 수치한정발명을 3가지 형태로 나누고 이 중 제1유형은 진보성이 부정되는 경우이고 제2 및 제3 유형에 대하여는 진보성을 인정했습니다. 제1유형은 선행발명과 비교하여 과제 및 효과가 동일하고, 다만 청구항 기재에 수치한정에 있어서만 차이가 있는 경우입니다. 이 경우는 원칙적으로 진보성이 부정되지만, 다만 수치로 한정한 범위 내에서 이질적이거나 현저한 효과가 존재한다면 즉 수치한정의 '임계적 의의'가 존재한다면 진보성이 인정될 수 있습니다. 이 판결 이전의 전통적인 대법원 판결의 태도라 할 수 있습니다. 하지만 이 판결에서는 임계적 의의가 없더라도 진보성이 인정될 수 있는 유형을 추가했는데요. 그게 바로 제2, 제3 유형들입니다. 제2유형은 선행발명과 비교하여 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 경우인데, 이 경우에는 임계적 의의가 없더라도 진보성이 인정됩니다. 제3유형은 선행발명과 비교하여 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 선행발명과는 상이한 과제 및 효과가 있다면, 이 경우에도 역시 임계적 의의가 없더라도 진보성이 인정됩니다. 이 사건에서, 오스람의 무전극 방전램프 특허는 가스압력이 0.5토르 미만으로 수치를 한정하고 있고 가스압력에 대한 선행발명2는 0.3토르 이상 3.0토르 이하로 수치를 한정하고 있었는데, 수치한정에만 차이가 나고 과제 및 효과가 동일하였습니다. 즉 제1유형에 해당하는 경우인데, 이 경우에는 특허 명세서에 가스압력이 0.5토르 미만에서 현저한 효과의 차이가 존재한다는 기재가 존재해야 하는데 존재하지 않았던 것입니다. 따라서 가스압력 측면에서는 일단 진보성이 부정되었습니다. 또한 오스람의 무전극 방전램프 특허는 방전전류가 2암페어 이상으로 수치를 한정하고 있고, 방전전류에 관한 선행발명1은 0.25암페어에서 1.0암페어로 수치를 한정하고 있으나 코어손실의 효과에 대한 기재나 암시가 없으며, 선행발명2는 이러한 방전전류 범위에 관한 기재가 아예 없었습니다. 선행발명1은 효과가 다른 경우이고, 선행발명2는 구성이 다른 경우입니다. 즉 제2, 제3 유형에 해당하는 경우인데, 반면 오스람 특허의 경우는 방전전류 2암페어 이상의 범위에서 코어 손실의 감소라는 명백한 효과가 있었습니다. 따라서 이 대법원 판결에 따르면, 오스람 특허의 경우는 선행발명1과 2와는 명백히 다른 효과가 있으므로 명세서에 방전전류에 관한 수치한정의 임계적 의의가 명백하게 드러나지 않더라도 방전전류에 관해서는진보성이 인정되었던 것입니다. 결국 가스압력과 방전전류에 관한 수치한정발명인 오스람 특허의 진보성은 인정되어 승소하였습니다. 지금까지 오스람 판결이 담고 있는 수치한정발명의 진보성 판단 기준을 살펴보았는바, 이 기준에 맞추어 명세서 기재에서부터 신경을 쓴다면 많은 도움이 될 것입니다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 블로그(2018. 7. 27.) 기고.

특허소송이나 특허심판 과정에서 진보성 판단, 명세서 기재요건 구비 판단, 균등론에서 치환용이성 여부 등을 할 때 그 판단의 기준으로서 제시되는 게 바로 '해당 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자' 즉 '통상의 기술자'를 상정한다. 그래서 통상의 기술자가 누구이고 어느 정도의 기술적 수준을 가지고 있는지를 알아보는 게 매우 중요하다. 우리나라 판례 중에는 통상의 기술자를 구체적으로 정의하는 것이 아직 없지만, 일반적으로 통상의 기술자는 당해 발명이 속하는 기술분야에 대한 식견과 기술상식을 가진 자를 의미한다고 본다. 따라서 당해 발명자, 법관, 심사관, 심판관, 천재 등은 통상의 기술자에 해당하지 않는다. 그렇다면 통상의 기술자의 수준은 어느 정도로 보면 되는가? 미국 법원은 통상의 기술자 수준을 결정하기 위해서 아래 6개 요소를 고려하고 있는데, 6개의 요소를 모두 다 고려해야 하는 것은 아니다. 1) 발명자의 교육 수준 : 발명자의 교육수준이 높다면 통상의 기술자 수준은 그보다 낮다고 볼 수 있다. 2) 당해 기술분야가 직면한 과제의 유형 : 직면한 과제의 유형에 따라 통상의 기술자 수준이 결정된다. 3) 그 과제에 대한 선행기술의 해결책 : 특정 과제에 대한 선행기술이 많이 나와 있다면 통상의 기술자 수준은 낮아질 수 있다. 4) 진보의 속도 : 진보의 속도가 빠르면 통상의 기술자 수준은 높아질 것이다. 5) 기술의 복잡성 : 기술이 복잡하면 통상의 기술자 수준은 높아질 것이다. 6) 그 분야의 실제 종사자의 교육수준 : 특정 기술분야에서 실제 종사자가 고등학교 졸업 수준이 다수라면 이를 참조할 수 있다. 대체로 특정 기술분야에서 학사 학위를 받거나 또는 약간의 실무경력을 가진 자로 보면 될 것이다. 기술 수준으로 보면, 상위 50% 정도에 속하는 자가 통상의 기술자로 보면 적당할 것이다. 실무적으로 통상의 기술자의 수준을 정하는 것은 쉽지가 않고, 실제로 그 이론이 정립되어 있다고 보기도 어렵다. 하지만 통상의 기술자는 진보성 등의 판단에서 매우 중요한 요소이기 때문에, 통상의 기술자의 수준을 정하는 노력을 게을리하지 않아야 할 것이다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2018. 9. 8.) 기고.

경쟁업체 때문에 급하게 특허를 받아야 하는 경우 또는 금융기관 이나 정부의 보조를 받기 위하여 조속하게 특허가 필요한 경우에 초단기간에 특허를 받는 방법이 없을까. 통상적으로 조기에 특허 등록을 받을 수 있는 제도로서 우선심사제도를 이용할 수 있지만 6개월 정도의 인내가 필요하다. 이에 본 기고에서는 한 달 만에 특허를 받을 수 있는 방법으로서 작년 9월부터 녹색기술의 조기 권리화를 지원하고자 시행되고 있는 초고속심사제도를 소개할까 한다. Ⅰ. 초고속심사제도란? 현정부는 미래 한국경제를 이끌고 갈 성장엔진으로 17개 신성장동력을 선정해 육성하고 있다. 여기엔 10년 후 한국을 먹여 살릴 수 있을 것으로 기대되는 분야가 모두 포함돼 있다. 17개 신성장동력은 녹색기술(6개, 신재생에너지, 탄소저감에너지, 고도물처리, LED응용, 그린수송시스템, 첨단그린도시), 첨단융합 (6개, 방송통신융합산업, IT융합시스템, 로봇응용, 신소재·나노융합, 바이오제약(자원)·의료기기, 고부 가식품산업), 고부가서비스(5개, 글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 녹색금융, 문화콘텐츠 ·SW, MICEK·관광) 등 3대 산업분야로 구분돼 있는데, 이 중에 녹색기술 등의 조기권리화를 지원하고자 도입된 제도가 바로 초고속심사제도이다. 종래 심사청구의 순위에 따라 특허의 심사가 행해지던 점을 보완하여, 일정한 요건을 만족하는 출원에 대해서는 심사청구 순위와 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 한 제도로서 우선심사 제도가 있었으나, 심사청구부터 등록까지 6개월 정도가 소요됨으로써 출원인의 조기권리화 욕구에 부합하지 못한 면이 있었기에, 특허청은 2009년 9월부터 우선심사대상 중 일부인 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조 제2호 나목에 해당하는 특허출원이나 녹색기술에 대하여는 다른 우선심사 출원보다 더 빨리 심사에 착수하는 제도를 시행하고 있는데, 이것이 바로 초고속심사제도이다. Ⅱ. 초고속심사 대상 초고속심사 대상이 되려면 아래 3가지의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 녹색기술 우선심사 대상에 해당하는 특허출원일 것 우선심사의 신청에 관한 고시 제4조 제2호 나목에 해당하는 특허출원으로서 녹색기술과 직접 관련된출원이어야 한다. 구체적으로 살펴본다. (1) 소음·진동규제법 등 7개 환경 관련 법령에서 정한 환경 관련 녹색기술 1) 「소음·진동규제법」 제2조 및 동법시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 소음진동방지시설, 방음시 설, 방진시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 ⅰ) 소음·진동방지시설이라 함은 소음·진동배출시설로부터 배출되는 소음·진동을 제거하거나 감소시 키는 시설로서 소음기, 방음덮개시설 등 또는 탄성지지시설 및 제진시설, 방진구시설 등을 포함한다. ⅱ) 방음시설이란 소음·진동배출시설이 아닌 물체로부터 발생하는 소음을 제거하거나 감소시키는 시설로서 소음기, 방음덮개시설 등을 포함하고 있고, ⅲ) 방진시설이라 함은 소음·진동배출시설이 아닌 물체 로부터 발생하는 진동을 제거하거나 감소시키는 시설로서 탄성지지시설 및 제진시설, 방진구시설 등을 포함 한다. 2) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제7조에 따른 수질오염방지시설 또는그 시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 수질오염방지시설이라 함은 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원으로부터 배출되는 수질오염 물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 물리적 처리시설, 화학적 처리시설, 생물화학적 처리시설로 분류할 수 있다. 물리적 처리시설로는 스크린, 분쇄기, 침사(沈砂)시설 등이 있으며, 화학적 처리시설로는 화학적 침강시설, 중화시설, 흡착시설 등이 있고, 생물화학적 처리시설로는 살수여과상, 폭기(瀑氣)시설 등이 있다. 3) 「대기환경보전법」 제2조 및 동법시행규칙 제6조에서 규정하고 있는 대기오염방지시설 또는 그시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 대기오염방지시설이란 대기오염물질배출시설로부터 나오는 대기오염물질을 없애거나 줄이는 시설로서 중력집진시설, 관성력집진시설, 원심력집진시설, 세정집진시설, 여과집진시설, 전기집진시설 등이 여기에 포함된다. 4) 「폐기물관리법」 제2조, 같은 법 시행령 제5조에서 규정하고 있는 폐기물처리시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 폐기물처리시설이란 폐기물의 중간처리시설과 최종처리시설을 의미하고, 중간처리시설로는 소각시설, 기계적 처리시설(압축시설, 폐쇄·분쇄시설 등), 화학적 처리시설, 생물학적 처리시설로 구분할 수있고, 최종처리시설이란 매립시설 또는 그 밖에 폐기물을 안전하게 최종 처리할 수 있는 시설을 의미한다. 5) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제3조에 따른 자원화시설, 정화시설, 공공처리시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 자원화시설이란 배출시설에서 배출되는 가축분뇨를 퇴비·액비 또는 바이오에너지 등으로 만드는 시설을 의미하고, 정화시설이라 함은 가축분뇨를 침전·분해 등 호기성 생물학적 방법, 임의성 또는 혐기성 생물학적 방법, 물리·화학적 방법으로 처리하는 시설을 말하며, 공공처리시설이라 함은 지방자치단체의 장이 설치하는 처리시설을 말한다. 6) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제2조 및 동법시행규칙 제3조에서 규정하고 있는 재활용시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 재활용시설이란 재활용가능자원의 수집·운반·보관을 위하여 특별히 제조 또는 설치되어 사용되는 수집·운반 장비 또는 보관시설, 재활용가능자원의 효율적인 운반 또는 가공을 위한 압축시설, 파쇄시 설, 용융시설(溶融施設) 등의 중간가공시설, 재활용제품을 제조·가공·보관하는 데 사용되는 장치·장비 ·시설 등을 의미한다. 7) 「하수도법」 제2조에 따른 공공 하수처리시설, 분뇨처리시설, 중수도, 개인하수처리시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 방법에 관한 출원 공공하수처리시설이라 함은 하수를 처리하여 하천·바다 그 밖의 공유수면에 방류하기 위하여 지방자 치단체가 설치 또는 관리하는 처리 시설과 이를 보완하는 시설을 말하 며, 분뇨처리시설이라 함은 분뇨를 침전·분해 등의 방법으로 처리하는 시설을 의미한다. 중수도라 함은 건물·시설 등에서 발생하는 오수를 다시 처리하여 생활용수·공업 용수 등으로 재이용하는 시설을 말하며, 개인하수처리시설이라 함은 건물·시설 등에서 발생하는 오수를 침전·분해 등의 방법으로 처리 하는 시설을 말한다. (2) 국가 등으로부터 금융지원 또는 인증을 받은 녹색기술 녹색기술이란 아래 열거된 8가지 기술 중의 하나를 가리키며, 녹색기 술의 경우 국가 등으로부터 금융지원 또는 인증을 받았다는 증빙서류를 제출하여야 한다. 1) 신재생에너지 기술 신재생에너지 기술이란 태양전 지, 수소·연료전지, 바이오에너지 (바이오디젤, 바이오에탄올, 바이오 가스, BtL), 해양에너지(조력발전, 조류발전, 파력발전, 해수온도차 이용), 풍력, 지열, 수력, 폐기물 등의 관련기술을 말한다. 2) 탄소저감 에너지 기술 탄소저감 에너지 기술이란 탄소 포집·저장(CCS), 원자력, 핵융합, 화석연료 효율성 향상 기술, Non- CO₂(이산화탄소 제외) 처리 기술 등의 관련기술을 말한다. 3) 고도 물처리 기술 고도 물처리 기술이란 스마트 상수도(저에너지 정수막, 지능형 막여과 정수 등), 하·폐수처리, 해수담 수화, 수생태계 복원, 토양지하수 복원 등의 관련기술을 말한다. 4) LED 응용 기술 LED 응용 기술이란 Eco LED, LED 스마트 모듈, LED 조명 등의 관련기술을 말한다. 5) 그린 수송 시스템 관련 기술 그린 수송 시스템 관련 기술이란 그린카(하이브리드차, 플러그인 하이브리드차, 클린디젤차, 연료전지차 등), WISE Ship(미래형 친환경 선박, 레저보트), 첨단철도(초고속열차, 틸팅열차, 자기부상열차), 자전거 등의 관련기술을 말한다. 6) 첨단 그린 도시 관련 기술 첨단 그린 도시 관련 기술이란 유비쿼터스 도시(U-City), 지능형교통시스템[ITS], 지리정보 시스템 (GIS), 저에너지 친환경주택 등의 관련기술을 말한다. 7) 기타 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및오염물질의 배출을 최소화하는 기술 8) 1) 내지 7)의 어느 하나에 해당하는 기술과 타 기술과의 융합기술 2. 전문기관에 선행기술조사 의뢰된 출원일 것 신청인이 출원된 발명에 관하여 특허법 제58조 제1항에 따른 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 출원이어야 한다(우선 심사의 신청에 관한 고시 제4조 제4호). 여기서 특허법 제58조 제1항에 따른 전문기관이란 (재)한국특허정보원,(주)윕스, (주)아이피솔루션을 포함하며, 초고속심사가 가능하려면 위 전문기관이 우선심사결정전 까지 선행기 술조사 결과를 특허청에 제출하여야 한다. 3. 전자출원을 이용하여 신청할 것 초고속심사가 가능하려면 반드시 전자출원을 하여야 하고 출원시에 ‘녹색기술과 직접 관련된 특허 출원 으로서 선행기술조사의뢰 된 특허출원’임을 표시하여야 한다. 전자출원만이 가능한 이유는 왜냐하면 서면으로 제출하는 경우 수리 및 전자화 등에 추가 시간이 소요되어 1개월내 심사착수가 불가능하기 때문이다. Ⅲ. 초고속심사의 신청 및 절차 초고속심사를 신청하게 되면 출원인은 신청일 기준으로 1개월내 심사결과를 제공받게 된다. 다만 출원 서, 우선심사신청서 등에 보정사항이 없고 초고속심사 신청요건을 모두 만족한 경우에만 그러하다. 1개월의 기간은 통상의 출원으로 일반심사를 하는 경우 18개월 정도가 소모되고, 우선심사를 신청하는 경우 6개월 정도가 소모되는 점에 비하면 획기적인 기간 단축인 셈이다. 한편 초고속심사를 하였더라도 그대상이 아닌 경우에는 통상의 우선심사 신청과 동일하게 취급하여 처리하게 되어 있다. Ⅳ. 마치면서 특허에 관한 상담에서 가장 많은 비중을 차지하는 것이 시간과 비용이다. 시간에 대하여 설명하면 그렇게 긴 시간이 필요하다는 것에 대하여 일반인은 많이 놀란다. 제도와 국민의 인식에 괴리가 있는 셈이다. 이러한 점에서 비록 녹색기술에 한정하여 시행되고 있는 점에서 다른 관련기술자에게는 부러움이 있겠지 만, 초고속심사 제도는 기술선진국으로 가는데 많은 기여를 할 것으로 보인다. 더불어 제도의 정착화에 국민들의 많은 이용이 필요한 것은 두말할 필요가 없겠다. [참고문헌] 특허청 홈페이지, 초고속심사제도 국무총리실 보도자료, 17개 신성장동력에 향후 5년간 24.5조원 투자 * 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 기계기술(2010년 4월호) 기고.

시작하면서 미국은 현재 특허괴물(Patent Troll, NPE(Non-Practicing Entities) 또는 PAE(Patent Assertion Entities))과 전쟁 중이다(자세한 내용은 ‘[지적재산법 바로알기 16] 특허괴물과의 전쟁, 미국의 현황’ 참조). 미국 의회 및 정부는 최근 일련의 특허괴물 법안을 발표하면서 강력한 규제를 시도하고 있다. 이번 기고에서는 이러한 규제노력에 대하여 알아보기로 한다. America Invents Act (AIA) : 2011년 9월 16일부터 단계적으로 시행 2011년 9월 16일, 미국 특허법은 크나큰 변화를 맞게 된다. 기존의 특허시스템이 21세기의 환경에 부합하지 않기에 글로벌 환경에 맞는 특허시스템으로 개조하고 특허분쟁을 줄이며, 등록특허의 품질을 향상하면서 혁신장려를 통한 일자리 창출의 의도에서 이를 개선한 것이다. 그 결과물이 바로 『Leahy-Smith America Invents Act(AIA)』이다. AIA 특허법에서는 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의(First to File)로의 변화, 당사자계 재심사제도(Inter Partes Review), 등록 이전 제3자의 정보제공 제도(Pre-Issuance Submission of Prior Art by 3rd Parties), 선사용권자의 항변 확대(Prior User Rights), 소송병합 또는 공동소송(Joinder) 요건의 엄격화 등이 도입되었다. 이 중, 특허괴물과 관련하여 ① 등록특허에 대한 무효심판을 제기할 수 있는 당사자계 재심사제도는 특허괴물에 대한 방어수단으로 유용하게 작용할 수 있으며, ② 영업방법(BM) 발명에만 국한되었던 선사용권의 항변이 모든 특허로 확대됨에 따라 특허괴물의 공격으로부터 회피할 수 있는 중요한 단서가 제공되었고, ③ 공동소송을 제기할 수 있는 피고들의 범위를 엄격하게 제한함으로써 하나의 소송으로 묶고자 하는 특허괴물의 뜻이 관철되지 않게 되고 더불어 특허괴물의 관할 부담이 증가되었으며, ④ 침해자인 피고가 전문가의 의견을 구해야 할 의무를 제거함으로써 고의침해 성립 범위를 좁혔다. 이러한 조치로 인하여 전체적으로 특허괴물의 활동에 부정적인 영향을 주게 된 것은 사실이다. 그러나 특허침해 손해배상액의 정형화, 고의침해에 의한 징벌적 손해배상(Punitive Injunction)의 삭제 등은 관철되지 못하였다. Saving High Tech Innovators from Egregious Legal Abuse Act (SHIELD) : 2012년 8월, 2013년 2월 각 제안 이 법안을 문언 그대로 해석하면 ‘첨단기술 개척자들을 극심한 법적분쟁으로부터 구하는 법’이고, 그 보다는 ‘특허괴물 죽이기 법안’으로 널리 알려져 있다. 이 법안은 두 가지 버전이 있는데, H.R.6245와 H.R.845가 그것이다. SHIELD 법안의 초기 법안은 H.R.6245인데, ① 승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물 원고에게 피고의 변호사 비용 등을 부담시키되, ② 이러한 조치를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허에 관련한 것에 한정한다는 것을 주요 내용으로 하고 있었다. H.R.6245 법안의 좋은 의도에도 불구하고, ‘승소의 합리적인 가능성’이라는 모호한 표현, 그 적용대상을 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허로 한정한 점에 대한 개선 요구가 줄곧 있었다. 이러한 점을 개선한 것이 2013년 2월경의 H.R.845 법안이다. H.R.845 법안은, ① 피고가 원고에게 변호사 비용 등을 부담시킬 수 있는 경우를 ‘승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물 원고’로부터 ‘원발명자, 특허이용자, 대학 또는 기술이전기관이 아닌 원고’로 확대하여, 승소한 피고는 원고가 승소가능성 낮음 및 특허괴물이라는 점을 입증하지 않더라도 변호사 비용 등을 보전받을 수 있도록 하였고, ② 피고에 의해 특허괴물로 지목된 원고가 120일 이내에 자신이 특허괴물이 아님을 입증하지 못하면 담보를 제출하여야 하게끔 하였다. 더불어 ③ 이 법안의 적용대상을 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허로부터 무제한으로 넓혔으며, ④ 변호사 비용 등의 부담에 대하여 법원이 최종 판단하는 절차를 상세하게 규정함으로써 실질적인 구제방안이 되도록 하였다. Patent Quality Improvement Act : 2013년 5월 6일 제안 2013년 5월 6일 상원의원 처크 슈머(Chuck Schumer)에 의하여 제안된 이 법안은 법원이 아닌 특허청이 직접 허술한 청구범위를 심사할 수 있게 함에 그 특징이 있다. 즉 AIA에 도입된 등록 이후 재심사제도(Post-Grant Review)의 특칙인 『CBM(Covered Business Method) 특허에 관한 한시적 프로그램』을 수정함으로써 그 대상과 기간을 넓혔다. AIA는 『CBM 특허에 관한 한시적 프로그램』을 도입하여 무효사유가 있는 CBM 특허에 관하여 특허등록 이후 9개월이라는 제한 없이 법원이 아닌 특허청에서 무효에 관한 결과를 얻을 수 있게 하였지만, 이 제도는 한시적인 제도로서 8년 이후에 소멸될 예정이며, 그 범위도 모든 영업발명이 아니라 금융에 관한 영업발명에 한정되어 있는 것이 문제점으로 지적되었다. 이에 Patent Quality Improvement Act는 8년의 한시를 없애 영구적인 제도로 변경시키고자 하였으며, 더불어 금융에 관한 영업발명에서 모든 형태의 사업(enterprise)에 관한 영업발명으로 그 대상을 넓히고자 하였다. 특허괴물에 대한 방어가 가능함에도 불구하고, 그 비용이 과다하고 시간이 많이 소요된다면 방어기업 입장에서는 엄두를 못 내고 화해나 조정을 할 가능성이 있다. 하지만 위 한시적 프로그램으로 인하여 방어기업은 적은 비용과 짧은 시간을 들이고도 효율적인 방어를 할 수 있게 되었다. 특히 한시를 영구로 변경한 이 법안이 입법화된다면 특허괴물 입장에서는 더 큰 부담으로 작용할 수 있을 것이다. End Anonymous Patents Act : 2013년 5월 17일 제안 2013년 5월 17일, 명의신탁ㆍ소송신탁 등의 방법으로 특허권리자를 불분명하게 한 다음 공격을 시도하는 특허괴물의 공격 형태를 방지하고자 하원의원 테드 도이치(Ted Deutch)는 권리자의 투명성을 제고하는 End Anonymous Patents Act를 제안하여, 특허권리자의 변경시 등록의무를 부과하였다. 실제로 대표적인 특허괴물인 IV(Intellectual Ventures)는 2,000개의 쉘컴퍼니(shell companies)를 운영하고 있다고 하며, 누가 권리자인지 등록원부만으로 파악이 안 되는 관계로 라이선스 취득이 쉽지 않아 의도하지 않게 특허권을 침해하는 현상도 발생하고 있다. 이 법안은 출원ㆍ권리취득ㆍ양도시 실질적인 권리자를 명의자로서 등록ㆍ공개하도록 의무화하고 있고 공개ㆍ등록 의무자의 범위를 되도록 넓혀서, 부정확하고 불완전한 미국 특허청의 등록원부에 대한 투명성을 높이고, 이를 기초로 합법적인 라이선스 계약을 촉진시킴으로써 특허침해 소송이나 분쟁 수를 줄이고자 주력하였다. Vermont Patent Troll Law : 2013년 5월 22일 통과 Vermont Patent Troll Law는 단순한 법안은 아니고 이미 주의회를 통과하여 2013년 7월 1일부터 시행된 법률이다. 버몬트 주지사인 피터 슘린(Peter Shumlin)은 특허괴물에 의하여 수많은 버몬트주의 중소기업들이 시달리는 것을 보고, 미국에서 최초로 특허괴물의 악의의 특허침해 주장을 금지하는 획기적인 법률에 서명하였다. 이 법률은 ① 악의의 특허침해 주장(Bad Faith Assertions of Patent Infringement)에 대한 판단기준을 매우 자세하게 제시하고 있고, ② 이러한 특허침해 주장은 허용되지 않는다는 대원칙을 세웠으며, ③ 상대방이 악의의 특허침해 주장 가능성을 입증하면, 법원은 소제기 기업에게 보증금을 납입할 수 있도록 하였고, ④ 악의의 특허침해 주장자는 상대방에게 손해배상 의무 등을 부담하게 하였으며 이 손해배상 소송에서는 징벌적 손해배상까지 인정하고 있다. 한 마디로 이 법률은 특허괴물의 악의적 특허침해 주장에 대항하여 버몬트의 기업을 수호하려는 버몬트 주정부 및 주의회의 강한 의지를 엿볼 수 있는 법률이라 할 수 있다. Patent Abuse Reduction Act : 2013년 5월 22일 제안 2013년 5월 22일, 상원의원 존 코닌(John Cornyn)은 특허권자의 권리남용을 막을 수 있는 제반조치가 포함된 Patent Abuse Reduction Act를 제안하였다. 이 법안은 특허괴물의 문제에 관하여 매우 체계적이고 종합적인 접근을 하였기에 그 어떤 법안보다도 뜨거운 반응을 보였다. 이 법안의 주요 내용은, ① 원고인 특허괴물의 청구 내용은 명확하게 정리ㆍ특정하여야 하고, ② 피고는 관련성 있는 쉘컴퍼니를 묶어서 소송을 진행할 수 있으며, ③ 원고의 청구내용이 어느 정도 명확하게 밝혀질 때까지 디스커버리 절차를 본격적으로 개시하지 않고, ④ 패소 당사자는 변호사 비용을 포함한 소송비용을 승소 당사자에게 지급하되, 다만 피고 기업이 이전에 쉘컴퍼니와 합의를 한 전력은 고려하지 않는다는 것이다. 이 법안이 통과되면, 모호한 청구에 대하여 끊임없이 추측을 하면서 방어를 하여야 하는 피고의 고충이 해결될 수 있으며, 특허괴물의 여러 쉘컴퍼니를 이용한 소모성 소송 관행을 막을 수 있고, 디스커버리 절차 개시를 유보시킴으로써 방어기업의 불필요한 비용발생을 방지할 수 있으며, 소송비용 패소자 부담 원칙에 따라 특허괴물의 소송비용에 대한 진지한 고려가 생기게 될 것으로 예상한다. Patent Discussion Draft : 2013년 5월 23일 발표 2013년 5월 14일, 하원에서는 법원ㆍ지적재산권ㆍ인터넷 소위원회 주관으로 ‘특허소송 남용이 미국의 혁신, 일자리 등에 미치는 영향’에 대한 청문회(hearing)가 열렸다. 이 청문회에서는 특허괴물의 악의적ㆍ남용적 특허소송 제기는 결국 미국의 혁신과 경쟁력에 방해가 되며, 특허소송으로 인하여 발생하는 수억달러의 비용은 기업의 부담이 되어 혁신의 저하ㆍ고용의 저하로 이어진다는 여러 증언들이 있었다. 위 청문회와 증언을 바탕으로 나온 법률안 초안이 바로 굿라트(Goodlatte) 의원의 Patent Discussion Draft이다. 이 초안은 특허괴물에 대한 대응과 특허법제도의 개선방향이 들어 있는데, 구체적으로 ① AIA 법률의 개선내용, ② 연방법원의 조치, ③ 특허청의 조치 등으로 나누어 여러 주제의 상세한 내용이 들어 있다. 구체적으로는, ① 부당하지 않은 특허소송에서의 상호화해 촉진 절차 마련, ② 특허괴물의 소송에서 디스커버리 절차 개시의 제한, ③ 원고청구의 명확화 의무, ④ 침해자 중 제작자 외의 소비자 또는 유통업자에 대한 무분별한 특허소송의 제한, ⑤ 특허출원시 실질적 이해관계자 공개 방안 마련, ⑥ 개인발명자 및 중소기업의 특허절차상 권리 보장, ⑦ 특허청 자료의 공개 및 이를 위한 웹페이지 개선, ⑧ 특허품질 개선을 위한 조치 마련, ⑨ 등록 이후 재심사 제도의 개선, ⑩ 이중특허(double patent) 제도의 개선이 포함되어 있다. 이 초안은 특허괴물에 대한 기존의 조치를 망라하면서도, 새로운 조치도 포함하고 있다. 한 마디로 특허괴물 대응에 대한 종합적 결론이라 해도 무방하다. 꾸준한 연구와 토론의 결과라 생각한다. 이 내용은 이어지는 오바마의 의회입법권고 및 행정명령에도 상당수가 반영되었다. 오바마 의회입법권고 및 행정명령 : 2013년 6월 4일 발표 2013년 5월 14일에 열린 ‘특허소송 남용이 미국의 혁신, 일자리 등에 미치는 영향’에 대한 청문회(hearing) 이후 20일 정도가 지난 2013년 6월 4일, 백악관은 특허괴물 규제 및 특허법제도 개혁을 위한 7개의 의회입법권고 및 5개의 행정명령을 발한다. 이 의회입법권고 및 행정명령은 ‘Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues’라는 제목으로 발행되었으며, 그 배경설명을 위한 ‘특허 주장과 미국의 혁신(Patent Assertion and US Innovation)’이라는 보고서도 같이 발표되었다. 이 보고서는 특허괴물 규제의 정당성 및 특허제도 개혁의 필요성을 기술하고 있으며, 특히 ① 무분별한 특허소송과 ② 광범위한 특허청구항의 권리범위의 문제점을 자세하게 언급하고 있다. 의회입법권고에는, ① 실질적 특허권리자의 공개, ② 특허소송 승소자의 소송비용 보전, ③ 특허괴물 규제를 위한 특허청의 각종 한시적 프로그램 확장, ④ 특허소송에서의 소비자 보호절차 준비, ⑤ 금지청구 인용을 위한 ITC(미국국제통상위원회) 기준의 변경, ⑥ 남용적 소제기 억제를 위한 경고장(demand letter)의 투명성 제고 등의 내용이 포함되어 있다. 행정명령에는, ① 실질적 권리자의 소송당사자화, ② 기능적 청구항의 엄격화, ③ 제작자 외의 제품사용자들의 권리 강화, ④ 혁신달성을 위한 지원과 연구 확장, ⑤ 수입금지명령 집행절차의 강화 등의 내용이 포함되어 있다. 위 의회입법권고 및 행정명령에는, 기존의 조치들이 잘 정리되어 있으며, 거기에 특허소송에서 불가피하게 발생하는 소비자들의 고충 해결, 금지청구와 관련된 ITC 기준의 개선 등이 새로이 들어 있다. 기존의 의회 입법 노력에, 포괄적인 행정부 및 백악관의 노력까지 더해지고 있으며, 입법ㆍ행정ㆍ사법을 가리지 않고 특허괴물에 대한 압박이 거세지고 있다. 최근의 규제방안 이번 여름에는 지금까지 소개한 5가지 법안(act) 외에 블레이크 파렌홀드 의원 등이 제안한 Patent Litigation and Innovation Act 및 다렐 이사(Darrell Issa) 의원 등이 제안한 Stopping Offensive Use of Patents Act(STOP)가 추가로 선을 보였다. 더불어 미국의 소비자보호 기관인 FTC(연방거래위원회)의 특허괴물에 대한 조사가 시작되었다. 위 두 법안과 FTC의 조치에 대하여는 다른 기고에서 살펴보기로 하겠다. 마치면서 미국의 특허괴물 규제에 대한 노력은 어느 정도 성과를 얻어가고 있다. 수년 동안의 부단한 노력, 입법ㆍ행정부의 총체적인 관심, 특허법적ㆍ통상법적ㆍ소비자법적인 다각도의 접근 등이 체계적으로 정리되면서 이론적으로도 성숙해 가고 있다. 특허괴물에 의한 피해는 미국기업만의 문제는 아니다. 올해 상반기에만 한국 기업에 대한 특허괴물의 특허 소송 건수는 2012년도 상반기에 비하여 200% 가까이 급증하고 있으며, 상반기에 현대ㆍ기아자동차는 21건의 특허소송 제기를 당하는 등 총 179건의 소송을 제기당하였고, 삼성전자는 2분기에 25건의 특허소송 제기를 당하였다(전자신문, ‘특허괴물에 찍힌 ‘한국기업’…올 상반기 200% 소송 급증’, 2013. 8. 21.). 미국 입법ㆍ행정부의 총체적인 노력이 성과를 얻어 특허괴물에 의한 우리나라 기업의 피해가 줄었으면 하면 바람이고, 특허괴물의 장이 우리나라로 옮겨질 것을 대비한 우리나라 법제도 정비도 한층 더 박차를 가하여야 할 것이다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사, 최주선 변호사/변리사 작성, 전자신문(2013. 8. 26.), 블로그(2013. 8. 27.), 디지털타임스(2014. 1. 13.), 리걸인사이트(2016. 2. 25.) 기고.

2013년 7월 30일 개정된 발명진흥법이 2014. 1. 31.부터 시행되었다. 이번 개정 발명진흥법에는 직무발명 제도에 대한 중요한 개정내용이 들어 있어, 기업 입장에서는 개정 직무발명 제도에 대하여 인지하고, 사내의 직무발명 규정 등에 반영하여야 한다. 특히 눈에 띄는 것으로는, ⑴ 대기업의 사전승계규정(=미리 사용자등에게 특허ㆍ실용신안ㆍ디자인을 받을 수 있는 권리나 특허권, 실용신안권, 디자인권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정)의 작성이 사실상 의무화되었으며, ⑵ 사용자의 보상규정 작성 및 공개가 의무화되었고 보상규정에 대한 종업원의 권리가 강화되었으며, ⑶ 회사 내의 직무발명심의위원회의 설치 근거 및 업무 내용이 명문화되었다. 위 내용을 중심으로, 개정 내용을 살펴보고, 그에 따른 기업의 대응방안을 살펴본다. 첫째, 대기업의 사전승계규정 작성이 사실상 의무화되었다(발명진흥법 제10조 제1항 단서). 여기서 `대기업`이란 중소기업기본법 시행령 제3조가 정한 `중소기업`이 아닌 기업을 의미하는데, 중소기업기본법 시행령 제3조에 따르면 중소기업은 업종에 따라 그 기준이 다르지만, 제조업의 경우 상시 근로자수 300명 미만 또는 자본금 80억 원 이하의 기업을 말하며, 정보서비스업의 경우 상시 근로자수 300명 미만 또는 자본금 300억 원 이하의 기업을 말한다. 종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 알려야 하며, 2명 이상의 종업원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다(제12조). 이 통지를 받은 사용자는 4개월 안에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 알려야 한다(제13조 제1항 본문). 이 상태에서 사용자의 선택은, ⑴ 기간 안에 승계 의사를 알리는 것, ⑵ 기간 안에 불승계 의사를 알리는 것, ⑶ 아예 통지를 하지 않거나 기간이 지나서 통지하는 것의 3가지가 있다. 경우를 나누어 살펴보면, 아래와 같다. ⑴ 사용자가 기간 안에 승계 의사를 밝힌 경우, 그 때부터 사용자는 종업원의 발명을 승계한 것으로 본다(제13조 제2항). 다만 이 경우라도 사전승계규정이 없다면 사용자는 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다(제13조 제1항 단서). 이 경우는 종전의 경우와 같다. ⑵ 사용자가 기간 안에 불승계 의사를 밝힌 경우, 사용자는 그 발명에 대하여 통상실시권을 행사할 수 있다(제10조 제1항 본문). 다만 이 경우라도 대기업이 사전승계규정이 없다면 사용자는 통상실시권을 행사할 수 없다(제10조 1항 단서). 이번 개정시 제10조 제1항 단서 조항이 새로이 신설되었으며, 그로 인하여 대기업의 통상실시권 획득 요건이 까다로워졌다. ⑶ 사용자가 아예 통지를 하지 않거나 기간이 지나서 통지하는 경우, 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다(제13조 제3항 본문). 이 경우 사용자는 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받아야 통상실시권을 가질 수 있다(단서). 이 경우는 종전의 경우와 같다. 개정 발명진흥법이 시행되기 이전에는 불승계 의사표시로 인하여 모든 기업은 무상의 통상실시권을 가질 수 있었으나, 현행 발명진흥법에 의하면 모든 중소기업 또는 사전승계규정이 있는 대기업만이 불승계 의사표시로 인하여 무상의 통상실시권을 가지게 되는바, 대기업은 사전승계규정을 미리 정비하고 신설함으로써 무상의 통상실시권의 이익을 방기해서는 아니될 것이다. 둘째, 보상규정 작성 및 공개가 의무화되었고 보상규정에 대한 종업원의 권리가 강화되었다(제15조 제2항 내지 제6항). 보상규정이란 종업원의 직무발명 보상금을 규정한 사규라 할 수 있으며, 보상금 청구권이란 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에 종업원에게 생기는 법적 권리이다(제15조 제1항). 이번 개정으로 인하여, 사용자는 직무발명 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 보상규정에 따라 결정된 보상액등 보상의 구체적 사항을 포함하여 종업원에게 문서로 알려야 하며(제15조 제2항, 제4항, 보상규정 작성 및 공개의무), 사용자는 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원과 협의하여야 하고, 특히 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의를 받아야 한다(제15조 제3항, 종업원과의 협의 의무). 간단하게 요약하면, 직무발명 제도의 핵심이라 할 수 있는 보상규정에 관하여 사용자는 그 구체적 기준을 미리 문서로 제시하여야 하되, 그 과정에서 종업원의 참여권을 최대한 보장하여야 한다. 사용자가 이 절차를 준수하였다면, 사용자의 보상규정에 의하여 정해진 보상액은 법에 의하여 정당한 보상으로 본다(제15조 제6항 본문). 개정 발명진흥법은 보상규정에 관한 절차 및 종업원의 참여를 강화하고 그 대신에 사용자에게 정당한 보상이라는 입증의 부담을 덜어주었다. 다만 종업원이 보상규정에 의한 보상액에 관하여 이의를 제기하면서 그가 받은 보상액에 있어 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 종업원이 공헌한 정도를 고려하지 아니하였다고 입증한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 보지 않는다(제15조 제6항 단서). 이 경우에는 합리적 기준에 의하여 다시 산정을 하여야 할 것이다. 이번 법개정으로 인하여, 기업은 여러 가지 보상형태(출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상, 방어보상, 출원유보보상 등), 보상액, 보상방법이 규정된 구체적인 보상규정을 문서로 작성하여 종업원에게 공개하여야 하며, 보상규정의 작성ㆍ변경에 있어 종업원의 참여를 보장하여야 하는 의무가 생겼다. 이러한 절차나 의무를 부담으로 생각하지 말고, 향후 발생할 수 있는 분쟁의 리스크를 줄일 수 있는 방편으로 적극 고려하여야 할 것이며, 특히 법 준수를 통해 정당한 보상이라는 것에 대한 입증부담을 줄일 수 있다는 점을 직무발명 제도 운영에서 충분히 고려하여야 할 것이다. 셋째, 회사 내의 `직무발명심의위원회`의 설치 근거 및 업무 내용이 명문화되었다(제17조, 제18조). 직무발명심의위원회의 설치 및 운영은 사용자의 법적 의무라 할 수 없다. 하지만 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자와 종업원 사이에 이견이 있는 경우 공정하고 객관적인 직무발명 제도의 운영을 위하여 종업원이 사용자에게 설치를 요구할 수 있으며, 이 경우 회사는 일정한 기간 안에 직무발명심의위원회를 설치하여야 하므로, 사실상 법적 의무가 되었다. 직무발명심의위원회는 각 3명 이상의 같은 수의 사용자위원과 종업원위원으로 구성되며, 종업원위원에는 임원은 포함될 수 없고, 종업원 중에서 직접ㆍ비밀ㆍ무기명투표로 선출하여야 한다. 위원장은 사용자위원과 종업원위원 중에서 호선하며, 이 경우 사용자위원과 종업원위원 각각 1명을 공동위원장으로 할 수 있다. 직무발명심의위원회는 과반수 의견으로 직무발명에 관한 규정의 작성ㆍ변경 및 운용에 관한 사항, 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조정에 관한 사항, 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항을 정할 수 있다. 특히 직무발명에 대한 이견, 사용자의 발명진흥법 위반, 보상규정에 대한 이견, 절차에 관한 이견, 보상액에 관한 이견 등 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자와 종업원 사이에 이견이 있는 경우에는 종업원은 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 직무발명심의위원회의 구성 또는 심의를 요구할 수 있으며, 사용자는 60일 이내에 직무발명심의위원회를 구성하여 심의하도록 하여야 하고, 이 경우 직무발명심의위원회에는 직무발명 관련 분야의 전문가인 자문위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다. 직무발명심의위원회는 심의의 결과를 사용자등과 종업원등에게 지체없이 서면으로 통지하여야 하며, 직무발명심의위원회의 심의 결과에 불복하거나 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자등 또는 종업원등은 산업재산분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다. 간단하게 요약하면, 직무발명심의위원회가 노사협의체와 유사하게 구성되어 직무발명에 관한 사항을 심의하거나 직무발명에 관한 이견이나 분쟁에 관하여 조정을 할 수 있게 되었다. 이로 인하여 향후 직무발명심의위원회가 종업원의 직무발명에 관한 권리를 실질적으로 그리고 절차적으로 보장하는 데 큰 역할을 할 것으로 보이며, 기업 입장에서는 다소 부담이 되더라도 긍정적으로 직무발명심의위원회의 설치 및 운영을 고려하여 향후 발생할 수 있는 직무발명 보상금 소송을 미리 예방하는 기능체로서 활용하여야 할 것이다. 2014. 1. 31.부터 시행되는 개정 발명진흥법에서 특히 유념하여야 할 직무발명 제도 3가지를 살펴보았다. 전체적으로 종업원의 절차적 권리를 보장함으로써 실질적인 권리보장을 이루도록 고려하였다. 그간 종업원의 실체적 권리는 법적으로 상대적으로 잘 보장되어 있지만, 이를 뒷받침할 만한 절차가 보장되어 있지 않아서 실체적 권리 행사에 문제가 많았던 점을 보완한 것이라 볼 수 있다. 기업은 법적으로 의무화되어 있는 절차는 준법의 측면에서도 당연히 준수하여야 하겠지만, 이를 특히 앞으로 발생할 수 있는 리스크 관리나 분쟁 관리 측면에서 접근하면, 절차 준수로 인한 기업의 이익도 충분히 끌어낼 수 있을 것으로 보인다. * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디지털타임스(2014. 2. 3.) 기고.

내가 공들여 발명한 기술을 잠시 다른 사람에게 자랑했는데 그 사람이 나 몰래 먼저 출원한 경우 또는 공동으로 기술을 개발하였는데 개발자 중 홀로 몰래 출원한 경우는 실무에서 매우 흔하게 발생하고 있다. 이러한 특허도둑 또는 특허절도를 법적으로는 ‘모인출원(또는 무권리자의 특허출원)’이라고 한다. 이번 달에는 특허도둑 즉 모인출원자로부터 내 권리를 찾아올 수 있는 방안을 살펴보기로 한다. Ⅰ. 서설 발명이 성립한 후 발명자 등은 특허의 출원을 할 수 있는데, 이러한 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 발명을 한 사람 즉 발명자에게 귀속된다(특허법 제33조 제1항). 그러나 특허를 받을 수 있는 권리는 당사자 사이의 합의에 의하여 이전이 가능한바, 특허를 받을 수 있는 권리를 발명자로부터 양수받은 사람 즉 승계인 역시 특허를 출원할 수 있다(같은 항). 이 점은 우리나라 특허법이 미국 특허법과 다른 점으로서, 선발명주의를 채택하고 있는 미국 특허법에 의하면 발명자만이 특허를 출원할 수 있고, 일단 발명자가 특허를 출원하여야만 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 있다. 어쨌든 우리 특허법에 의하면 발명자 또는 그 승계인만이 특허를 출원할 수 있는바, 그 이외의 자가 특허를 출원하는 경우를 모인출원 또는 무권리자에 의한 출원이라 한다. 특허법은 모인출원이 있는 경우, 선출원의 지위를 인정하지 아니함으로서 정당한 권리자를 보호하고 있다(제36조 제5항). 구체적인 구제책으로는 3가지가 있는데, 정당한 권리자를 甲, 모인출원자를 乙로 가정하고 살펴보자. 첫째, 출원 과정 중에 무권리자 乙의 출원이 모인출원임이 밝혀지면 심사관은 등록을 거부할 수있으 며, 이 경우 진정한 권리자 甲의 출원은 모인출원자 乙의 출원시로 소급하여 보아준다(제34조 본문). 다만 모인출원에 대한 등록거절이 확정된 날로부터 30일까지 정당한 권리자 甲의 출원이 있어야 한다(제34조 단서). 둘째, 설령 심사관이 모인출원임을 간과하여 무권리자 乙의 출원이 거부되지 않고 설정등록이 되었다고 하더라도 이는 무효이므로 진정한 권리자 甲 등은 등록무효심판청구를 통하여 무권리자 乙의 등록특 허를 무효화할 수 있다. 이 경우 무권리자 乙의 모인출원 이후에 출원한 정당한 권리자는 모인출 원시에 출원한 것으로 소급하여 보아준다(제35조 본문). 다만 모인출원에 기한 특허의 등록공고가 있는 날로부터 2년이 경과하기 이전에 또는 등록무효 심결이 확정된 날로부터 30일이 지나기 이전에 甲의 출원이 있어야 한다(제35조 단서). 셋째, 모인출원인 乙에 의하여 발명이 공지되었다면, 그것이 정당한 권리자 甲의 의사에 반한 경우라도 甲이 6개월 이내에 출원을 함으로써 공지되지 않는 발명으로 인정하고 있다(제30조 제1항 제2호). 그러나 이러한 3가지 구제책은 권리행사 기간의 제한이 있기 때문에 만일 진정한 권리자 甲의 부주의로 기간이 경과하게 되면 甲은 모인출원자 乙의 등록특허를 무효로 할 수 있을 뿐 스스로 특허권자가 될수는 없게 되어 정당한 권리자의 보호에 미흡하다는 문제점이 있다. 하지만 정당한 권리자 甲이 모인출원자 乙의 지위를 승계할 수 있다면 정당한 권리자의 보호를 두텁게 0할 수 있을 것인바 이러한 보호방안이 가능한지 여부에 대하여 모인출원 중과 모인출원이 등록된 후로 나누어 중점적으로 살펴보고, 여론으로 모인출원자 乙의 민사책임과 형사책임에 대하여 살펴보기로 한다. Ⅱ. 모인출원 중의 정당한 권리자 보호방안 모인출원 중의 정당한 권리자 보호방안은 정당한 권리자의 출원이 있었던 경우와 무권리자만의 출원이 있었던 경우로 나누어 살펴보아야 한다. 1. 정당한 권리자의 출원 이후 출원인 명의가 무권리자로 바뀐 경우 특허출원 중의 명의변경은 양도 인과 양수인의 공동신청이 있으면 가능한바(특허법 제38조, 시행규칙 제26조), 정당한 권리자 甲의 출원 이후 출원인 명의를 승계하였던 사람 乙이 무권리자가 되는 경우로는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약에 있어 하자가 있는 경우 또는 권리양도계약이 사후에 채무불이행 등을 이유로 해제되는 경우 등이 여기에 속한다. 이 때 정당한 권리자이자 양도인인 甲은 무권리자이자 양수인인 乙이 스스로 명의를 변경해 주지 않는 다면 무권리자 乙을 상대로 법원에 ‘출원인명의변경의 이행을 구하는 소’를 제기하여 승소한 다음 그 확정판결을 근거로 하여 출원인 명의를 자신의 명의로 변경할 수 있을 것이다. 2. 무권리자만이 출원한 경우 무권리자만이 출원하였다면 정당한 권리자의 보호방안으로 적절한 방법이 존재하지 않는다. 그래서 불가피하게 위 1.과 마찬가지로 법원의 판결 등을 통하여 출원인 명의를 모인출원자 乙로부터 진정한 권리자 甲으로 변경할 수 있다고 보는 게 일반적이며, 이것이 일본의 판례의 태도이기도 하다. 다만 이러한 견해에 대하여는 특허출원을 하지도 않은 정당한 권리자 甲이 판결에 의한 명의변경에 의하여 무권리자 乙이 한 특허출원의 출원인으로서의 지위까지 당연히 승계한다고 하는 것은 권리의 회복 으로서 지나친 점이 있다는 비판이 있다. Ⅲ. 모인출원이 설정등록된 이후 정당한 권리자의 보호방안 모인출원이 설정등록된 이후 역시 정당한 권리자의 출원이 있었던 경우와 무권리자만의 출원이 있었던 경우로 나누어 살펴보아야 한다. 1. 정당한 권리자 및 무권리자의 출원 이후 무권리자 출원이 먼저 등록된 경우 우리 판례는 정당한 권리자의 보호방안에 대하여 “양도인이 특허 또는 실용신안(이하 ‘특허 등’)을등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하 ‘특허권 등’)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전 등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결).”고 판시하여 정당한 권리자 甲이 무권리자 乙을 상대로 특허권이전등록청구의 소를 제기할 수 있다고 보았다. 이러한 대법원의 태도는 모인출원자 乙의 출원에 의하여 그 명의로 등록된 특허권은 정당한 권리자 甲의 특허를 받을 수 있는 권리와 영속성을 가지고 있으며 그것이 변형된 것이라 할 수 있고, 정당한 권리자 甲이 무효인 무권리자 乙 명의의 특허에 대하여 무효심판을 청구하여 심결을 받은 후 다시 자신 명의로 특허출원을 한다 하더라도 발명은 이미 공개가 된 상태이어서 정당한 권리자 甲이 특허를 받기도 어려울뿐 아니라, 설사 정당한 권리자 甲이 금전으로 배상을 받는다 하더라도 이러한 금전배상은 정당한 권리자 甲의 손해를 적절하게 보전하기 어렵다는 측면에서 충분히 그 타당성의 근거를 찾을 수 있을 것이다. 일본 판례도 역시 같은 취지이다(최고재판소 2001. 6. 12. 선고 평성9년(オ) 제1918호 판결). 2. 무권리자만이 출원하고 등록된 경우 무권리자만이 출원하여 등록을 받은 경우에 있어 정당한 권리자의 보호방안에 대하여 위 대법원 2004.1. 16. 선고 2003다47218 판결의 이론은 애시당초 정당한 권리자가 출원한 경우뿐만 아니라 무권 리자만이 출원하여 등록을 받은 경우에도 예외 없이 적용되어야 한다는 긍정설과 위 판례의 이론은 무권 리자만이 출원하여 등록을 받은 경우에는 적용할 수 없다는 부정설이 대립하고 있다. 긍정설은 그 근거로서 특허권을 취득할 수 있는지 여부는 명세서 기재의 우열에도 관계가 있기 때문에 발명을 하였음에도 불구하고 스스로 특허를 출원하지 아니한 자에게 모인출원자가 받은 특허의 이전등록 청구를 인정하는 것은 문제가 있지만, 타인의 발명을 악의로 자기가 발명한 것으로서 출원한 자보다 정당한 권리자를 보호하여야 하는 점에서 보면, 정당한 권리자는 모인출원자에 대하여 특허를 받을 수있는 권리, 특허권의 이전등록절차이행을 청구할 수 있다고 해석한다. 반면 부정설은 정당한 권리자가 출원하지 않고, 제3자가 모인출원한 경우에 있어서까지 특허권의 이전을 인정하는 것은 출원을 게을리한 정당한 권리자를 지나치게 보호하는 것으로서 불공정한 결과가 되고, 정당한 권리자의 특허출원은 특허를 받을 수 있는 권리가 특허권으로 생성변형하기 위하여 필요한 요건 이기 때문에 위 판결은 정당한 권리자가 출원하지 않은 모인출원의 사례에는 적용되지 않는다고 본다. 한편 우리나라 하급심 판례(서울지방법원 2003. 7. 25. 선고 2002가합72213 판결)는 무권리자 乙이 ‘물고기 집게’라는 고안에 대하여 실용신안 등록을 받자 진정한 권리자 甲이 무권리자 乙을 상대로 자신이 위 고안에 대한 진정한 발명자이고 乙은 자신으로부터 실시권을 설정받은 자에 지나지 않는다고 주장 하면서 乙로부터 甲으로의 실용신안등록명의의 변경을 구한 사안에서, “이는 법원이 특허청의 무효심판 절차를 경유하지 않고 무권리자에게 부여된 실용신안등록을 무효로 하고 진정한 권리자를 위하여 새로운 실용신안권설정등록을 해 주는 것과 동일한 결과를 낳는 것이어서 무권리자의 출원에 의한 등록을 실용 신안등록의 무효 사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 1차적 판단을 하도록 한 실용신안법의 취지에 반하는 것이어서 받아들일 수 없다”고 판시함으로써 부정설의 입장을 취하 였고, 일본의 동경지방재판소 2002. 7. 17. 선고 판결 역시 동일한 부정설의 입장을 취한 바 있다. Ⅳ. 모인출원자의 민사책임 및 형사책임 1. 모인출원자의 민사책임 무권리자 乙의 모인출원에 대하여 거절결정이 되거나, 특허무효심결이 확정되고, 정당한 권리자 甲이 무권리자 乙의 모인출원의 공개 때문에 결국은 특허를 받지 못하게 되는 경우에 정당한 권리자 甲은 모인 출원자 乙에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 침해를 이유로 불법행위에 기한 손해배상청구(민법 제750조)를 할 수 있다. 다만 무권리자 乙의 모인출원에 의하여 정당한 권리자 甲에게 어느 정도의 일실이 익이 발생하였나를 산정하기가 어렵다는 문제점이 있다. 2. 모인출원자의 형사책임 무권리자 乙이 발명자의 시험성적서 등을 자신의 것인 양 특허청에 제출하는 등으로 자신이 기술을발명한 것처럼 모인출원하여 특허등록을 받는 경우 사위행위죄(특허법 제229조, 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금. 대법원 1983. 12. 27. 선고 82도3238 판결)에 의하여 규율할 수 있다. 더불어 위계에 의한 공무집행방해죄(형법 제137조, 대법원 2002. 9. 10. 선고 2002도2131 판결 참조)나 공정증 서원본 불실기재죄(형법 제228조, 대법원 1992.11.24. 선고 92도2450 판결 참조)도 논의될 수 있다. Ⅴ. 마치면서 권리를 창출하는 것보다 그걸 지키는 것이 더 어려운 법이다. 무형의 지적재산권은 유체물과 달리 절도를 당해도 스스로 인지하지 않는 한 부지불식간에 지나쳐 버릴 수 있다. 스스로 권리를 지키려는 자세, 항상 법제도를 인지하면서 특허도둑에 대비하는 자세만이 자신의 富를 손쉽게 키울 수 있는 지름길이 된다. [참고문헌] 강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 법조 53권 5호(572호), 법조협회, 2004 조영선, “모인출원의 법률관계”, 특허판례연구 235면, 한국특허법학회, 2009 * 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 기계기술(2010년 5월호) 기고.

모인출원이란, 정당한 발명자 또는 고안자가 아닌 자 또는 그 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원을 말한다. 한 마디로 도둑 특허나 도둑 실용신안을 의미하며, 무권리자에 의한 출원이라고도 한다. 예컨대 발명자가 있음에도 불구하고 다른 사람이 마음대로 특허출원을 해 버린 경우, 회사에서 발명한 직원이 있음에도 불구하고 회사 대표가 임의로 특허출원을 해 버린 경우, 중소기업과 거래하는 대기업이 중소기업의 기술을 습득하여 임의로 특허출원을 해 버린 경우, 공동발명임에도 불구하고 그 중 한 사람이 단독발명자로서 출원을 해 버린 경우 등이 그러한 예이다. 현실적으로 어떤 발명이 있으면 그 발명이 그대로 모인출원되는 경우는 흔치 않다. 대부분 원 발명에 수정을 가하고 변형을 하여 출원하게 되는데, 이 때 발명의 동일성 문제가 발생한다. 즉 어느 정도 변형을 했을 때에 원 발명에 대한 모인출원이 되고, 어느 정도 수정을 가했을 때에 원 발명과 무관한 새로운 발명에 대한 출원이 되는가? 이에 대하여 대법원은 "발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다."라고 판시한 적이 있다(대법원 2011.09.29. 선고 2009후2463 판결). 즉 모인출원된 발명이 원 발명과 비교하여 기술적 구성의 단순 부가ㆍ삭제ㆍ변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다면 이는 실질적으로 동일한 발명으로 볼 수 있다는 의미이다. 그렇다면 이런 특허 도둑이나 실용신안 도둑이 있는 경우 어떻게 대처하여야 하고, 어떻게 구제받을 수 있을까? 첫째, 가장 근본적인 방법으로는 특허출원 도중에 무효를 만드는 방법이다. 즉 무권리자에 의한 출원은 특허거절 사유(특허법 제62조 제2호)인바, 심사관이 등록을 거절하게끔 정보를 제공하면 된다. 이 경우 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원하면 모인출원시로 소급하여 특허출원을 한 것으로 본다(제34조). 둘째, 일단 특허가 등록되었다면 등록특허에 대한 무효심판청구를 제기하여 무효를 만들 수 있다. 실무에서 가장 많이 일어나는 모인출원에 대한 대응이다. 하지만 모인출원임을 이유로 등록특허를 무효로 만드는 것은 증거자료의 수집과 치밀한 입증이 있어야 하므로 쉽지 않은 과정이다. 만일 모인출원임을 밝혀 등록특허가 무효가 되었고 그 심결이 확정되었다면 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다(제35조). 다만, 이런 소급 효과를 누리기 위해서는 기한 요건을 준수하여야 하는데, 조속하게 특허무효심판청구를 제기하여야 하고, 만일 무효심결이 확정되었다면 조속하게 특허출원을 해야 하는바, 전자에 관하여는 무효심판의 대상이 되는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나기 전에 특허출원을 하여야 하고, 심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전에 특허출원을 해야 한다. 실무에서는 이 2년 및 30일 기간을 준수하지 못한 경우가 많이 발견된다. 이 경우 특허무효심결이 확정되더라도 정당한 권리자의 특허로 환원할 수는 없고 단지 모인출원된 등록특허가 무효만 되는 효과가 있을 뿐이다. 일부에서는 이 경우 민사적인 등록특허명의 이전절차가 가능한지에 대하여 이를 긍정하는 견해가 있었다. 이에 대하여 살펴본다. <계속> * 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디지털타임스(2014. 11. 10.) 기고.