특허법 일부개정법률안 입법예고

2015년 3월 26일, 특허청은 강한 특허 창출을 위한 특허법 일부개정법률안을 입법예고했다. 주요 개정사항을 살펴보면 아래와 같이 3개의 부문으로 나눌 수 있다.

1. 특허 검증 및 보호 강화

(1) 특허취소신청제도 (제3장의 2 신설)

특허취소신청제도란 하자 우려가 있는 등록특허를 국민들이 재검토하고, 하자가 확인되면 특허를 취소할 수 있게 하는 제도이다. 그동안 우리나라의 특허 심사관은 특허 심사 건수가 다른 나라에 비해 월등히 많아 특허품질에 대한 우려가 높았다. 이에 특허청은 특허취소신청제도를 통해 특허 검증을 강화함으로써 그 품질을 높이고자 하는 것이다.

특허취소신청제도는 특허 등록공고가 된 날로부터 6개월까지 국민 누구나 하자가 있는 특허에 대해 특허취소 이유를 제공하면, 심판관이 해당 등록특허를 재검토하고, 만약 하자가 있을 경우 특허를 취소할 수 있다.

<특허취소신청제도의 절차>

* 신청기간 : 등록공고 후 6개월 이내

* 신청이유 : 특허·간행물에 근거한 신규성·진보성 등

* 심리개시 : 취소신청이유를 종합·정리후 일괄하여 심리 진행

특허 취소가 용이해지면서 '우수 특허 보호 방안'의 필요성도 제기되고 있어 이에 대한 대책 마련이 필요하지만, 부실한 특허를 조기에 차단하고 우수 특허를 사전 분류해 기존보다 특허의 질과 공신력이 높아질 것으로 예상된다.

(2) 직권 재심사제도 (제66조의 3)

직권 재심사제도란 특허결정 이후부터 특허권이 발생되기 전까지 해당 특허에 하자가 발견되더라도 하자가 있는 특허 그대로 등록되던 문제를 개선한 제도이다. 제도에 따르면, 특허결정 후에도 특허권이 발생하기 전까지 중대한 하자가 발견될 경우 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사를 재개할 수 있다.

* 제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절 이유를 새롭게 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원의 심사(이하 이 조에서 "직권 재심사"라 한다)를 다시 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 새롭게 발견한 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우

2. 그 특허출원이 설정등록된 경우

3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정 취소이유를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

* 제78조의3(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.

<직권 재심사제도의 절차>

(3) 무효심결 예고제도 (제166조의2 신설)

현행법상 등록된 특허에 대해 무효심판이 진행될 경우 정정청구는 특허권자에게는 자신의 권리를 방어할 수 있는 유일한 기회이지만 무효사유의 대응수단으로 충분히 활용되지 못하고 있어 문제점으로 지적되어 왔다.

이에 무효심결 예고제도를 통해 특허권자의 권리를 보장하고자 하는 것인데, 무효심결 전에 미리 무효 이유를 적은 무효심결 예고를 통지한 뒤 기간을 정하여 특허권자에게 정정청구 기회를 1회에 한하여 추가로 부여한다.

* 제166조의2(특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우

2. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.

무효심결 예고제도는 이미 일본에서 2011년 특허법을 개정하며 시행하고 있는 제도이기도 하다. 일본은 특허법 개정 이후 특허법상의 당면문제(심결취소소송 제기 후의 정정심판금지 등)에 대해 법체계상의 이론 구성적인 문제를 극복하고 현실적인 문제 해결 측면에서 과감한 개정을 했다는 평가를 받았다.

* 일본 특허법 제123조(특허무효심판) ① 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 2 이상의 청구에 관계한 것에 대해서는 청구항 별로 청구할 수 있다.

1호 생략

2호 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의 2, 제32조, 제37조 또는 제39조 제1항에서 제4항까지의 규정에 위반한 경우(그 특허가 제38조의 규정에 위반한 경우에 있어서는 제74조제1항의 규정에 의한 청구에 기해, 그 특허에 관계한 특허권의 이전등록이 있었던 경우를 제외한다)

3~5호 생략

6호 그 특허가 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지지 않은 자의 특허출원에 대하여 특허출원이 된 경우(제74조 제1항의 규정에 의한 청구에 기해 그 특허에 관계한 특허권의 이전등록이 있었던 경우를 제외한다)

7~8호 생략

② 특허무효심판은 누구라도 청구할 수 있다. 다만, 특허가 전항 제2호에 해당할 것(그 특허가 제38조의 규정에 위반된 경우에 한한다) 또는 동항 제6호에 해당하는 것을 이유로 한 자는 당해 특허에 관계한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지는 자에 한하여 청구할 수 있다.

(출처 : 한국지식재산연구원)

특허청은 이렇듯 일본 특허법과 유사한 '무효심결 예고제도'를 신설해 시행하면 국내 특허 무효 예정 사건의 약 16%가 구제될 것으로 예상하고 있다.

2. 특허 활용 촉진 및 실시사업 보호

(1) 공유특허제도 개선 (제99조)

특허청은 이번 개정안을 통해 그동안 활용이 어려웠던 공유특허제도를 개선하는 내용을 담았다. 공유특허는 여러 기관이나 사람이 공동명의로 특허 출원을 하는 것을 말하는데, 그 특성상 특허 양도 등의 이익창출 행위를 위해서는 다른 공유자의 동의를 받아야 한다.

최근 이러한 공유특허는 대학의 연구기술과 기업의 자본이 묶여 출원이 증가하는 추세인데, 자본력이 낮아 특허권 실시능력이 없는 대학 등 기관이 공유특허를 양도 등의 방법으로 활용하고자 하였지만, 다른 공유자의 동의 없이 양도를 할 수 없어 이익창출의 기회가 차단되고 있었다. 지난 2012년 지식재산연구원에서 발표한 자료에 따르면 활용이 어려운 특허유형 조사 결과 공유특허가 45%로 1위에 오르기도 하였다.

이에 특허청은 이번 개정안을 통해 공유특허의 활용 요건을 완화하는 내용을 담아 공유특허의 활용을 촉진하고자 한 것이다.

주요 내용을 살펴보면, 지분 전체 양도와 질권 설정시 공유자 동의 필요 규정을 삭제하여 대학 등의 공유특허에 대한 기술활용을 촉진시키고자 하였다. 단, 공유특허의 기술활용 방법 중 지분 일부 양도와 통상실시권 허락은 타 공유자의 이익을 해칠 우려가 있기에 현행법대로 동의 규정을 유지하기로 하였다.

(2) 통상실시권 무등록 대항제도 (제118조 등)

현재 통상실시권자는 통상실시권을 특허청에 등록해야 추후에 문제 발생 시 특허권자 등에게 대항할 수 있는 권리가 부여된다. 현행법상 통상실시권을 특허청에 등록하지 않았을 경우, 통상실시권자는 해당 특허를 통한 사업(실시사업)을 모두 중단해야 할 수도 있다.

하지만 통상실시권을 특허청에 등록하면, ① 통상실시권의 내용이 공시되어 영업비밀 노출 우려가 있다는 점 ② 복잡한 등록절차 ③ 기업간 통상실시권 계약은 대규모로 진행되는 경우가 많아 일일이 등록하는 것이 사실상 불가능 하다는 점 등 통상실시권 등록제도에 대한 문제가 끊임없이 제기되어 왔다.

이에 특허청은 특허청에 통상실시권을 등록하지 않고, 계약사실 증명만으로도 추후 특허권을 양수받은 자에게 대항이 가능하도록 관련 규정을 개정하여 상대적인 약자인 통상실시권자의 실시사업을 보호하고자 하였다.

3. 조속한 권리 확정 및 분쟁 장기화 방지

(1) 심사청구기간 단축 (제59조 제2항)

현행법상 특허출원 후 특허심사를 받기 위해서는 출원일로부터 5년 이내에 심사청구를 해야 한다. 하지만 그 기간이 길어 특허출원 후 권리 미확정 기간이 길어져 기업들에게 제3자의 특허 감시부담이 있었다.

출원과 동시에 심사청구가 가능한 미국과 그 기간이 2년인 유럽, 3년인 일본과 중국에 비해서도 그 기간이 길어 심사청구기간을 5년에서 3년을 줄여 기업들의 특허 감시부담을 줄이고자 하였다.

(2) 정정심판 청구시기 조정 (제163조 제2항)

무분별한 정정심판으로 무효심판 등의 분쟁이 지연되는 것을 방지하기 위해 정정심판 청구시기를 조정하였다.

현재는 무효심판이 심판원에 계속 중인 경우메나 정정심판 청구가 금지되고, 특허법원이나 대법원에 계속 중인 경우에는 정정심판 청구가 가능하다.

하지만 이번 개정안에 따르면 특허법원의 변론이 종결될 때까지만 정정심판청구가 가능하며 이후 대법원으로 넘어갔을 경우에는 정정심판청구가 불가능하다.

이번 특허법 일부개정법률안은 4월 15일에 특허법 일부개정법률안 공청회를 개최한 후 4월 말에는 규제심사를 실시할 예정이다. 5월 초에 법제처 심사의뢰를 거쳐 6월 중순에는 차관 회의와 국

무회의 상정을 진행할 예정이며 최종적으로 6월에 국회에 제출할 것으로 예상된다.

이번 특허법 개정안에 대하여 법무법인 민후 김경환 변호사는 이번 입법으로 인하여 1) 특허의 질적 상승과 무효사유 제거에 기여할 수 있을 것으로 보이고, 2) 특허의 활용을 촉진하는 좋은 계기가 될 것이며 3) 기간 단축으로 인한 조속한 권리 생성 및 분쟁의 장기화 방지에 어느정도 기여할 수 있을 것이라고 예측했다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디지털타임스(2015. 4. 24.), 블로그(2015. 4. 24.) 기고.