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권리범위확인심판에서 진보성을?

7월 20일 업데이트됨


권리범위확인심판이란, 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차입니다.

문제는 이 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단할 수 있는지 여부인데, 이에 대하여 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결이 이에 대하여 답을 주고 있습니다.

전원합의체 판결 이전의 법원 판례는, "특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다"는 취지의 판결이었습니다.

하지만 이 전원합의체 판결에서, 대법원은 기존의 판례를 깨고 "권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정해서는 안 된다"는 내용으로 변경되었습니다.

그 이유는 다음과 같습니다

첫째, 특허법은 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수 없다.

둘째, 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력에 미치는지 여부를 확인하는 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판제도까지 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다.

셋째, 특허법이 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판을 이용하도록 하고 있음에도 권리범위확인심판절차에서 진보성 여부를 판단하는 것은 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있어 바람직하지 않다.

넷째, 특허의 일부 또는 전부가 신규성에 흠결이 있는 경우 당해 특허발명에 권리범위를 인정하여 독점적, 배타적 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서 그 권리범위를 부정할 수 있지만, 이러한 법리를 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다.

정리하면, 특허무효는 특허무효심판절차에서, 권리범위확인은 권리범위확인심판절차에서 관할을 가지는 것이 타당하다는 취지입니다.

다만 특허가 진보성이 없이 무효로 될 것임이 명백한 경우는 권리범위확인심판을 허용하는 것이 타당하다는 소수의견이 있었으나, 어떤 경우가 명백하고 어떤 경우가 그렇지 않는지 모호한바 또 다른 논란을 가져올 가능성이 크다고 생각됩니다.

기술적인 사실 문제는 일반적인 사실 문제는 달리 보는 시각이 필요하다고 생각합니다. 명백하다는 것이 통상적으로 판례에서 많이 쓰고 있으나, 기술적으로 진보성이 없음이 명백한 경우와 그렇지 않은 경우를 구별하는 것은 쉽지 않으리라 판단됩니다. 이런 점에서 소수의견보다는 다수의견이 타당하다고 봅니다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 블로그(2018. 8. 7.) 기고.

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