징벌적 손해배상제도 도입에 따른 기업의 준비사항

2019년 7월 9일 시행된 개정 특허법(법률 제16208호)은 ‘고의’로 인한 특허권 침해가 인정되는 경우 법원은 손해액의 3배까지 배상액을 확장할 수 있도록 규정하고 있다.

개정 특허법(법률 제16208호, 2019. 7. 9. 시행)

제128조(손해배상청구권 등) ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

부칙 제3조(손해배상청구권에 관한 적용례)

제128조제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

민법상 손해배상은 침해의 원인행위가 고의에 의한 것이든 과실에 의한 것이든 공히 피해액에 대한 배상만을 청구할 수 있는 것이 원칙이나, 개정 특허법은 과실에 의한 침해와는 달리 고의로 인한 침해의 경우 법원으로 하여금 인정된 손해액의 3배까지 배상책임을 지울 수 있게 규정한 것이다.

이는 영미법상의 징벌적 손해배상제도(punitive damages)를 우리 특허법에 도입한 것인데, 지식재산 침해로 인한 구체적인 손해액을 산정‧입증하기가 곤란한바 그에 대한 피해보상이 적절하게 이뤄지지 못하고 있는 점, 유사한 지식재산권 침해행위를 억제하고 사전에 예방할 필요가 있는 점 등을 고려하여 민법상 원칙의 예외로서 징벌적 성격을 손해배상에 가미한 것이다.

이에 따라 고의에 의한 침해로 인정되는 경우 침해자는 기존의 배상액보다 최대 3배 많은 배상책임을 지게 되므로, 기업은 특허권 분쟁 사후대처의 경우는 물론 사전에도 고의성에 관한 충실한 대비를 하여야 한다. 확장된 손해액은 사업의 흥망과 직결될 수 있기 때문이다.

어느 경우에 고의성을 인정할 것인지에 대하여는 향후 판례가 축적되어야 구체적인 기준이 정립될 것으로 보이나, 이에 대하여는 미국 법원의 사례를 참조할 수 있을 것이다.

미국의 사례에서는 특히 변호사의 의견서가 고의성 인정여부의 중요한 척도가 되어왔다. 침해행위가 계속되기 전 침해가 아니라는 적절한 변호사의 감정 의견을 구하였다면, 침해자는 주의의무를 다 한 것이어서 고의성이 인정되기 어렵다는 취지의 ‘Underwater’ 사례가 그 대표적인 예이다. 이러한 경우 특허권자가 감정의견의 정당성을 다퉈야 한다 것이다.

물론 변호사 의견서의 존부가 고의성을 좌우하는 유일한 기준은 아니다. ‘In re Seagate’ 사건이나, 최근 미 연방대법원의 ‘Halo v. Pulse’판결 의 취지에 비추어 보면, 변호사 의견서의 존부만으로 고의성이 좌우된다고 볼 수는 없다.

그러나 변호사 의견서의 충실한 정도에 따라, 즉 단순히 의견만 게재된 것인지 아니면 면밀한 분석과 합리적인 이유에 따른 납득할만한 성격의 것인지에 따라 침해자의 고의성 판단이 많은 영향을 받게 될 것임은 분명한 사실이다.

따라서 기업으로서는 전문가의 조언을 통해 특허권 침해를 주장하는 경우 사전에 변호사의 면밀한 법리검토에 따른 침해의견서를 송부하는 등 적절한 조치를 강구하여 상대방의 고의성을 인정할 자료를 사전에 확보하고, 분쟁 이후 고의성을 인정할 적절한 자료 및 법리를 구비하여 분쟁에 대응해야 할 것이다.

만약 그 반대의 경우 사전에 변호사의 비침해 의견서 등 침해의 고의성을 배제할 적절한 조치를 취하고, 사후에는 고의성 없음을 인정할 적절한 자료 및 법리를 구비하여 분쟁에 대응해야 할 필요가 있다.

* 법무법인 민후 원준성 변호사 작성, 이데일리(2019. 6. 1.) 기고.