특허무효 실시료지급의무

등록된 특허라도 기재불비, 진보성결여, 신규성결여 등의 사유가 있으면 그 특허는 무효가 된다. 특허가 무효가 되는 경우 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 소급하여 효력이 사라진다.

제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우

2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우

5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우

6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우

7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우

8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

한편 문제는, 특허가 소급하여 무효가 되는 경우 그 특허발명에 대하여 실시계약을 체결하고 실시를 하는 자는 실시료를 소급하여 반환청구할 수 있는지 여부이다. 특허가 소급하여 무효가 되면 기존에 낸 실시료는 부당이득에 해당하므로 그 반환을 구하는 것이다. ​

이에 대하여 우리 대법원은 원칙적으로 반환청구를 할 수 없다는 입장이다. ​

그 이유를 살펴보면, 실시권자는 특허권자로부터 특허권 침해로 인한 손해배상 청구도 당하지 않고, 금지청구도 당하지 않으며, 경우에 따라서는 독점적으로 실시하는 혜택을 누렸기 때문에 실시권자 입장에서 이익을 본 것이 없다고 단정할 수 없기 때문이다.

더불어 또 하나의 이유는 특허무효가 확정되면 그 때부터 특허발명 실시계약이 이행불능 상태에 빠진다고 보아야 하기 때문이다. ​

다만 우리 대법원은 몇 가지의 경우를 예외로 하고 있다. ​

특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 무효 사유가 있다면 이 경우는 반환청구를 할 수 있다는 입장이다. ​

위 내용을 실제 대법원 판시 내용에서 살펴보면 아래와 같다. ​

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 블로그(2020. 3. 24.) 기고.