특허소송 특허심판 균등침해 법리


균등침해에 대한 주장이 있을 때, 이를 어떻게 판단하는지를 최근 나온 대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결을 근거로 살펴보고자 한다.

일단 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하는 기준을 살펴보아야 하는데, 대법원은 아래와 같은 판단기준을 제시하였다.

확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우(균등침해),

1) 특허발명과 확인대상발명에서 과제의 해결원리가 동일해야 한다.

2) 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내야 한다.

3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있어야 한다.

정리하면, 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성, 구성변경의 자명성 순서로 검토하여 균등침해에 대한 판단을 할 수 있다.

위 기준을 실제 사안에 대입해 보면,

특허발명 청구범위 1항은 L자형 접속관과 바닥 하수관으로 이루어진 바닥 배수관 장치를 기초 콘크리트 바닥 내부에 설치하는 단계 및 L자형 접속관 상면에 다수개의 작은 구멍이 천공된 취수구를 설치하는 단계에 관한 것이다.

확인대상발명은 배수연결배관, 천공 연결관, 천공 연장관, 밀봉관을 포함하여 구성되는 배수배관장치를 기포콘크리트층 내부에 설치하는 것 및 천공 연결관과 천공 연장관에 각각 다수개의 제1 배수 통공과 제2 배수 통공을 형성하는 것이다.

위 내용을 근거로 균등침해 여부를 판단하면,

1. 과제해결원리의 동일성 여부

양 발명은 모두 기초 콘크리트 바닥 상부와 바닥 마감재 내부의 수분이 쉽게 배출된다는 것으로서 과제는 동일하다.

하지만 과제해결원리는 상이하다. {과제가 동일하다고 하여 침해로 보지 않음}

특허발명은 기초 콘크리트 바닥 내부에 배수관 장치를 설치하여, L자형 접속관 상면에 취수구를 두어 이 취수구를 통해서 기초 콘크리트 바닥 상면에 고이는 오수 등을 배출하는 것을 과제의 해결원리로 두고 있다.

확인대상발명은 기초 콘크리트 층이 아닌 그 상부의 기포 콘크리트 층 내부에 배수배관장치를 설치하여, 배수배관장치의 천공 연결관과 천공 연장관에 다수개의 구멍을 형성하여 이 구멍을 통해 수분을 배출시키는 것을 과제의 해결원리로 제시하고 있다.

따라서 과제의 해결원리가 상이하다.

2. 작용효과의 동일성 여부

과제해결원리의 차이로 인하여, 양 발명은 실질적으로 동일한 효과를 나타낸다고 보기 어렵다.

3. 구성변경의 자명성 여부

특허발명의 바닥 배수관 장치와 확인대상발명의 배수배관장치는 그 설치 위치, 구조, 기능 등에서 상당한 차이가 있다. 따라서 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 보기는 어렵다.

결국 확인대상발명은 제1항의 특허발명과 균등한 구성요소를 포함하고 있지 않으므로, 제1항의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2018. 11. 17.) 기고.

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