특허권소진이론

1. 개념​

특허권소진(patent exhaustion)이란, 정당한 권리자 즉 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 특허권이 구현된 제품을 시장에 유통한 경우에는, 특허권자등이 당해 특허제품에 대하여 더 이상 특허권을 행사하는 것이 허용되지 않는다는 이론이다. ​

2. 법적 근거​

저작권법 제20조, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제9조 제2항, 식물신품종보호법 제58조에는 권리소진 이론이 규정되어 있으나, 특허법에는 이러한 규정이 없다. 그럼에도 특허권 소진이 적용됨은 다툼이 없다. ​

그 이유는, 만일 특허권 소진이론이 적용되지 않는다면 특허권자등이 물건을 판매한 후 다시 특허권을 주장하여 이중의 이득을 보거나 또는 특허제품이 이전할 때마다 특허권자의 허락을 받아야 한다면 특허제품의 자유로운 유통을 저해하기 때문이다. ​

3. 물건발명​

특허권의 소진은 물건 즉 제품에 적용된다. 관련해서 특허권자가 일정한 조건을 제한하여 실시권을 부여했을 때 실시권자가 이 조건을 어기고 판매한 경우, 실시권자로부터 특허제품을 양수받은 제3자는 특허권의 소진을 주장할 수 있는가? 이에 대하여 미국 대법원은 판매권한이 있는 자로부터 구매하였다면 그 특허제품에 대하여 시간 또는 장소에 제약이 없는 절대적인 재산권을 보유한다고 판시하여, 특허권의 소진을 인정한다. ​

또 다른 예로서, 특허권이 구현된 부품을 적법하게 구매한 자가 완성품을 만들면서 그 부품과 제3자로부터 구매한 부품을 함께 조립한 경우, 당해 부품이 다른 부품과 조립되는 것 외에 합리적인 사용방법이 없다면 완성품에 대하여 특허권의 소진을 주장할 수 있다. ​​

4. 방법발명​

대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결

‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.

‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. (이 사건 각 용접기가 방법발명인 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 피고 회사가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허발명의 특허권이 소진되었다고 판단한 원심을 수긍한 사례)​

5. 국제소진​

미국 연방대법원 Lexmark 사건 (2017. 5. 30. Impression Products, Inc v. Lexmark International, Inc. 사건)

특허권자가 특허제품 구매자의 구매 이후 행위에 대하여 제한을 두더라도, 이는 계약위반은 될 지언정, 특허권 소진에는 영향이 없다. (특허소진이 획일적이고 자동적이다)

특허권자가 특허제품을 판매하면 그 시점에 특허제품에 관한 미국의 특허권은 소진하며, 이는 특허제품이 판매된 장소가 미국 또는 해외이건 마찬가지이다. (국제소진 인정함)

6. 권리범위확인심판 ​​

대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결

특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다.

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2020. 11. 18.) 기고.