창업을 하기 전 회사이름, 점포이름을 어떻게 할지는 매우 중요하다. 새로이 사용하려는 회사나 점포의 이름(이하 '상호')과 동일한 상표가 등록되어 있을 경우 원칙적으로 상표권침해에 해당할 수 있다. 그러나 상호의 사용이 상거래 관행에 따라서 사용하는 것이고, 유명한 상표의 인지도에 편승하려는 등의 부정경쟁의 목적이 없었던 경우에는 상호의 사용이 상표권침해에 해당하지 않을 수 있다.
이와 관련하여 자세히 살펴보도록 하겠다.
상표법의 규정
우리 상표법에서는 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 경우에는 상표권침해에 해당하지 않는다고 보고 있다.
상표법 제90조 (상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)
① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
상호를 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 상호임을 인식할 수 있도록 표시한 경우
여기서 '상거래 관행에 따른 사용'은 구 상표법상 '보통으로 사용'하는 것에서 개정된 것인데, 구 상표법상 판례는 ① 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 경우, ② 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 경우에는 구 상표법 제51조 제1항 제1호(현 상표법 제90조 제1항 제1호)에 따른 보통으로 사용하는 상호로 보아 상표권침해가 아니라고 보았다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결). 위 논리는 서비스표에도 동일하게 적용된다.
대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결
상표법 제51조(현 상표법 제90조) 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법(현 상거래 관행에 따라 사용하는 상표)으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후3708 판결 , 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 등 참조).
간판, 인테리어 내부
상품의 거래, 광고ㆍ선전이나 상품 자체에 관하여 상품거래 사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호를 기재하여 사용하는 경우에는 상표법 침해가 아닌바(대법원 1990. 3. 13. 선고 89후1264 판결 , 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결 등 참조), 아무런 글자도안이나 글자디자인의 가미 없이 평이한 서체로 상호를 간판, 인테리어 내부 등에 표시하는 경우에는 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있다.
홈페이지 도메인의 사용
또한 우리 판례는 "상호의 사용에는 상호를 서비스표적으로 사용하는 것까지 포함한다 할 것이므로 인터넷 홈페이지의 도메인으로 사용한 것 역시 자신의 상호를 보통으로 사용하는 것에 해당하므로 원고의 서비스표권을 침해하지 않는다 할 것이다(부산지방법원 2007. 7. 5. 선고 2005가합23134 판결)"라고 하여, 홈페이지 도메인으로 상호를 사용하는 것도 상표권침해에 해당하지 않는다고 보고 있다.
유명 상표 인지도에 편승하려는 부정경쟁의 목적
다만, 위와 같이 상호를 상거래 관행(구 법상 보통으로 사용하는 방법)에 따라 사용하는 경우에도, 유명 상표권자의 인지도에 편승하려는 목적(부정경쟁의 목적)이 있다면 상표권침해에 해당할 수 있다.
상표법 제90조 (상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)
③ 제1항제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.
대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결은
"상표법 제51조 제1항 제1호 단서(현 상표법 제90조 제1항 제1호)에서 말하는 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스t표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단해야 한다."
고 판시하였다.
즉, 아무리 평이한 서체로 자신의 상호를 사용하고 있다고 하더라도, 상호사용을 하기 이전 이미 유명한 상표가 있다는 사실을 알고 그 인지도에 편승하기 위하여 상호를 사용하는 경우에는 보호를 받지 못한다는 것이다.
결어
위와 같이 상호를 정할 때에는 그 상호에 관한 상표(서비스표 포함)가 등록되어 있는지를 반드시 확인해야 할 것이다. 상호로 사용하려고 했던 이름이 상표로 등록되어 있는 경우에는 가급적 사용을 하시지 않는 편이 좋다.
또한 기존에 상호를 사용하고 있었으나 이후 타인이 자신의 상호를 상표로 등록하신 분들은 상표법 제90조에 의하여 새로이 상표를 등록한 자에 대하여 상표권침해가 아니라는 판단을 받을 수 있다. 구체적인 판단은 사건마다 다르므로, 변호사와 상담하시기를 권장한다.
* 법무법인 민후 양진영 변호사 작성, 민후 로인사이드(2017. 3. 22.) 기고.
