상표법위반 품질, 원재료 표시상표의 상표무효심판

상표법위반 사건에서 당해 등록상표의 무효를 다투는 경우가 많고, 또는 효력이 효력이 미치지 않는다고 다투는 경우도 많다.​

전자는 당해 등록상표가 무효라는 주장이며, 통상 상표무효심판을 통해서 해결하는 것이 바람직하다. 후자는 상표의 효력이 미치지 않는다는 주장으로서, 당해 등록상표가 무효는 아니지만 효력이 미치지 않는다는 주장으로서 구별해야 한다. ​

오늘 소개할 대법원 1995. 7. 28. 선고 95도702 판결은 품질, 원재료 표시상표의 무효 또는 효력이 미치지 않음을 다투는 사건으로서, 예전 사건이지만 현재 상표법 조문으로 파악하는 관련 조문은 아래와 같다.

제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

2. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품의 보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격 또는 생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

제33조 제1항 제3호는 품질, 원재료 표시상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미하고, 제90조 제1항 제2호는 현재 상표는 유효하지만 그 효력이 미치지 않는다는 의미이다.​

품질, 원재료를 표시하는 상표인지에 대한 일반적 판단기준은 아래와 같다.

대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다. 또한 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다. 그리고 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.​

​대법원 1989. 12. 8. 선고 89후667 판결

어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 할 것이므로 당해 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우이어야 한다.

대법원 1995. 7. 28. 선고 95도702 판결 사안은 'BIO TANK'가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지, 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하는지가 쟁점이다.

'BIO TANK'에서 'BIO'가 “bio seramic”의 의미를 가지므로, 이를 지정상품인 화분, 물통, 도시락 등과 관련해서 품질이나 원재료를 표시하는 상표가 된다는 게 침해자의 주장이었다. 이에 대하여 대법원은 아래와 같이 판시하였다.

“bio”가 “bio seramic”의 약자로 사용되는 일이 있다고 하더라도 등록상표 “BIO TANK”의 “bio”가 그러한 뜻만을 가지고 있는 것이 아니므로 이를 상품의 품질이나 원재료를 표시하는 것이라고 보기 어렵고, “TANK”라는 표장도 이를 단순히 물통만을 의미한다고 볼 수도 없어 등록상표를 그 지정상품인 화분, 물통, 도시락 등과 관련하여 전체적으로 관찰하면 상품의 품질이나 효능, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없다.

위 내용인 즉인 “bio”가 “bio seramic”의 약자로 사용되는 일이 인정된다고 하더라도, 꼭 그 뜻만을 가지고 있는 것이 아니라 다양한 의미로 해석될 수 있기 때문에 이를 상품의 품질이나 원재료를 표시하는 것이라고 보기 어렵다는 취지이다.

즉 품질이나 원재료를 표시하는 상표가 되려면, 다양한 의미로 해석되어 의미가 명확하게 확정이 되지 않으면 이를 상품의 품질이나 원재를 표시하는 상표에 해당한다고 보기는 어렵다는 취지이다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 2. 28.) 기고.