BM특허의 공동실시

특허발명이 아래와 같은 경우,

​1) 통신 상대자에게 ID를 가상적으로 부여하는 단계

2) 무선통신단말기를 통하여 다른 통신 상대자와 SMS 메시지를 송수신 하는 경우 상기 ID와 각 상대자와 고유 ID를 변환하는 단계

3) SMS를 전자우편 형태의 데이터로 변환하거나 전자우편을 SMS 형태의 데이터로 변환하는 단계​

이러한 형태의 BM은 피고가 모두 실시하는 것이 아니고 이 특허발명을 실시하기 위해서는 부득이 이동통신사의 협력이 불가피하다.

이 경우 특허발명과 동일한 내용의 기술을 실시하는 피고가, 실시주체가 피고가 아니라 일부 이동통신사가 포함되어 있기 때문에, 자신이 실시하지 않은 점을 이유로 비실시 주장을 할 수 있을까?​

BM 특허 사건에서는 자주 발생하는 현상이다. BM 특허는 서버들 사이에 이루어지는 과정을 청구하기 때문에 실행주체가 복수 개로 보이는 경우가 많다. ​

이러한 BM 특허의 특수성을 고려하지 않는다면, 특허권 자체가 형해화된다는 문제점이 있었기에 이에 대한 여러 가지 해결책이 제시되었다. 우리 법원도 이에 대한 해결책을 고심하였는바, 이에 대한 판례를 소개하고자 한다. ​

서울고등법원은 2005라726 사건에서, 아래와 같이 설시하여 그 판단기준을 제시하고 있다.

서울고등법원의 판시 내용을 (이해하기 쉽게 고쳐서) 올리면, ​

1) 피고는 실시 서비스를 주도적으로 기획, 구성하여 이동통신사, 방송사 등과 협력하여 실시 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 실시 서비스 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있으며, ​

2) 이에 비하여 이동통신사는 실시 서비스 이용자와 피고 사이에 데이터 전달 역할과 이용자에 대한 과금 대행 역할을 수행할 뿐이고, 방송사는 단지 실시 서비스의 협력자에 불과하다 할 것이므로, ​

3) 결국 피고의 실시 서비스의 주체는 피고라 할 것이다. ​

위 판시 내용을 정리하면,

실시 서비스를 주도적으로 기획, 구성하고 그에 따른 경제적 이익을 향유하고 사업 성패에 관한 위험부담을 지고 있다면, ​

일부 구성에 있어 이동통신사나 방송사가 관여하고 있다고 하더라도 단지 과금 대행이나 협력자에 불과하므로 ​

피고가 실시주체라는 점은 달라지지 않는다는 것이다. ​

결국 서울고등법원은 3가지 정도 요소를 실시의 주체성 판단에 도입하고 있는데,

1) 실시 서비스의 주도적인 기획이나 구성

2) 서비스 실시에 따른 경제적 이익

3) 사업 성패에 관한 위험부담

이 그것이다. 위 3가지 요소를 고려하여 실시주체를 따지면 될 것으로 보인다.

BM 발명의 특수성을 잘 고려한 것으로서, 대단히 유용한 판시 내용으로 이해된다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 3. 3.) 기고.