디자인침해 소송, 신규성 상실 예외 사유

1) 디자인권 신규성 상실 사유

1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인

2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인

3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인

공지디자인 : 어느 디자인이 비밀유지의무를 부담하지 않은 불특정인에 알려지거나 그 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓은 것​

공연실시 디자인 : 어느 디자인이 비밀유지의무를 부담하지 않은 불특정인에게 공연히 알려지거나 그 불특정인이 알 수 있는 상태에서 실시된 것

*실시 : 디자인에 관한 물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시 포함)하는 행위

반포된 간행물 게재 디자인 : 불특정인이 볼 수 있는 상태에 있는 간행물이 게재된 디자인

​전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인 : 무선, 유선, 광선 및 기타의 전기, 자기적 방식으로 쌍방향으로 송수신이 간으한 전송로를 통하여 비밀준수의무가 없는 일반의 불특정이 이용할 수 있게 된 디자인

위 4개와 유사한 디자인 : 동일한 디자인뿐만 아니라 유사한 디자인도 포함함 ​

2) 신규성 상실의 예외 (신규성 의제)​

제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.

3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때

4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

디자인 등록을 받을 수 있는 권리가 있는 자가 출원일로부터 12개월 내에 공지 등을 한 경우는 제36조 제2항의 절차만 준수하면 신규성 의제를 받는다. ​

이 때 자기의 행위에 의한 공지인지 아니면 자기의 의사에 반한 공지인지 여부를 따지지 않는다. ​

공지디자인과 출원디자인이 각각 일정을 요건을 충족하기만 하면 되고 양 디자인이 동일한지 아니면 유사한지 여부는 따지지 않는다. ​

신규성 상실의 예외에 해당하면 그 공지디자인은 자기가 출원한 디자인에 대하여 신규성을 심사할 때 공지디자인으로 보지 않는다.

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2020. 4. 27.) 기고.