상표법위반의 요건

상표법위반은 상표권 침해에 대한 형사처벌인바, 관련 조문을 정리하면 아래와 같다. ​

제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

제235조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제230조, 제233조 또는 제234조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)하고, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제230조를 위반한 경우: 3억원 이하의 벌금

제236조(몰수) ① 제230조에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표ㆍ포장 또는 상품(이하 이 항에서 "침해물"이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다.

② 제1항에도 불구하고 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다.​

상표법위반죄라는 것은 통상 상표법 제230조 위반죄를 의미한다. 여기서 말하는 침해행위란, 타인이 상표권자의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우를 의미한다. ​

여기서 주의할 점은 저작권법 등이 친고죄의 형식을 취하고 있지만, 상표법위반죄는 친고죄가 아니라는 점이다. 같은 맥락으로 표장을 보호하는 또 다른 법률인 부정경쟁방지법 역시 비친고죄로 운영된다.

상표법위반죄 요건 ​

1) 상표의 동일 유사

상표가 동일하다는 것은 대비되는 두 상표의 외관, 호칭, 관념이 동일한 경우를 의미하며, 동일하다는 것은 물리적으로 동일한 경우뿐만 아니라 사회통념상 동일한 경우를 의미한다. ​

상표가 유사하다는 것은 대비되는 두 상표가 동일하지는 않지만, 외관, 호칭, 관념이 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있다는 것을 의미한다. 상표의 유사 여부는 외관, 호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 출처에 대한 인식, 혼동을 일으킬 우려가 있는지를 기준으로 판단한다. 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에도 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌면서 식별기능을 제공하는 경우는 요구를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것도 필요하다. ​

2) 상품의 동일 유사

상품이 동일하다는 것은 대비되는 두 상품의 내용이 서로 일치하는 것을 말하나, 이 역시 사회통념상 동일한 경우를 의미한다. ​

상품의 유사란, 양 상품이 동일하지는 않지만 소비자가 오인, 혼동을 일으킬 정도로 유사한 경우를 의미한다. ​

3) 상표적 사용

상표적 사용이란, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 표장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고, 전시 또는 널리 알리는 행위를 말한다. ​

예컨대 디자인적 기능에 의한 사용이나 상품의 용도를 표시하기 위한 사용, 규격 표시로서 사용하는 경우, 기술적 사용 등의 경우는 상표적 사용으로 보지 않는다. ​

위 1, 2, 3의 요건을 모두 갖추고 있더라도 예외적으로 상표권이 소멸한 경우, 효력이 제한되는 경우(금지효), 다른 권리와 저촉되는 경우 등은 상표법위반이 되지 않는다. 이 중에서 특히 중요한 것은 효력이 제한되는 경우(상표법 제90조)이다. ​

제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

2. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품의 보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격 또는 생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일ㆍ유사한 형상으로 된 상표

4. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표

5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 4. 23.) 기고.