키워드검색광고와 상표의 '사용'

키워드광고 또는 키워드검색광고가 상표권침해가 되는가? 이 쟁점은 상표의 '사용' 여부와 관련이 있다. 우리 상표법은 상표의 '사용'에 대하여 2016년 개정되면서, 상표의 사용 범위를 확대되었는데 그 내용은 아래와 같다.

<2016년 9월 1일 이전>

7. "상표의 사용"이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표ㆍ거래서류ㆍ간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위​

②제1항제7호가목부터 다목까지의 규정에 따른 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하는 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다.

<2016년 9월 1일 이후>

11. "상표의 사용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.

1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

2016. 9. 1. 이전 상표법 하에서, 우리 대법원은 키워드검색광고에 대하여 상표의 사용을 인정한 적이 있는데, 이것이 바로 VSP 판결(2010후3073 판결)이다.

상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다.

인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하다 할 것이다. 따라서 피고가 위와 같이 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장을 표시하여 한 광고행위는 구 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목이 정한 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위'에 해당한다.

다만 주의할 점은, 위 판례 사안은 파워링크 또는 프리미엄링크 안에 상표권자의 등록상표를 사용한 사안이다. 위 VSP 판결에 따라 파워링크 또는 프리미엄링크 안에서 상표권자의 등록상표를 사용한 것은 상표의 사용에 해당함은 의문이 없다. ​

그렇다면 파워링크 또는 프리미엄링크 안에 상표권자의 등록상표를 사용하지 않음에도 불구하고, 즉 등록상표로 검색하면 파워링크 또는 프리미엄링크 안에 침해자의 사이트가 검색되는 경우에도 상표의 사용으로 볼 수 있는가? ​

2016. 9. 1. 이후의 상표법에 대입하여 보면, '상품에 대한 광고, 그 밖의 수단에 널리 알리는 행위'에 해당할 여지가 있다고 본다. 왜냐하면 2016. 9. 1. 이전 상표법은 '광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 전시 또는 반포'로 사용의 범위를 제한하였기에 논란이 있을 수 있으나, 2016. 9. 1. 이후 상표법은 이러한 논란이 생기지 않도록 규정되어 있는바, 충분히 상표의 사용에 해당하여, 결국 상표권의 침해에 해당한다고 볼 수 있다. ​

관련해서, 미국의 경우 상표적 사용론이란 이론이 한 때 대두되었는데, 상표권의 부당한 확장을 견제한다는 명분 하에제창된 이론으로서, 권리자의 상표가 시각적으로 게시되지 않은 상황에서는 '상표의 사용'이 없으므로, 흔동가능성의 판단에까지 나아갈 필요 없이 상표권 침해가 성립하지 않는다는 이론이다. 하지만 이 이론은 이미 미국의 주류 판례나 EU에서도 이미 극복된 이론이다. ​

미국 : GEICO v. Google 사건에서 2005년 연방항소법원은 상표권자의 허락 없이 상품이나 서비스에 상표를 사용하여 그 명성에 편승하려 했다면 이는 상표권을 직접 침해한 것으로 보아야 한다고 판시하였다.​

미국 : 2012년 제4연방항소법원은 Rosetta Stone v. Google 사건에서 Rosetta Stone의 경쟁업체들이 Google로부터 "Rosetta Stone" 키워드를 구매하여 광고한 것은 상표권 침해에 해당한다고 판시하였다.​

EU : 유럽사법재판소(European Court of Justice, "ECJ")는, 2010. 3. 23.자 결정에서, 광고주가 키워드를 구매해 자신의 사이트에 대한 광고 링크가 게재되도록 하는 행위(즉 일종의 'invisible use')가 상표적 사용행위에 해당한다는 점을 명시적으로 밝힌 바 있다(Louis Vuitton vs Google France).

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 11. 10.) 기고.