특허 정정을 통한 특허무효의 방어방법

특허권의 침해자는 그 방어의 방법으로 특허권자의 등록특허에 무효사유가 있다고 주장하는 경우가 비일비재하다. 등록특허가 무효로 되면 그 등록특허는 처음부터 없던 것과 동일하게 취급되어 완벽한 방어가 가능하기 때문이다. 이러한 이유로 침해자는 등록특허가 무효로 될 수 있는 모든 사유를 찾아내기 마련이고, 이에 예상치 못한 변두리 사유로 등록 특허가 무효로 될 수도 있다.

특허권자의 입장에서는 사건과 크게 관련도 없는 사유로 인해 침해자에 대한 청구가 기각되고, 한 발 더 나아가 자신의 등록특허가 무효로 되는 억울하기 짝이 없는 상황을 경험할 수 있다. 이러한 상황에 대응하는 방법은 여러 가지가 있겠으나, 그 한 가지 방법으로 특허 정정을 소개하고자 한다.

특허 정정은 등록된 특허발명의 내용을 정정하는 것을 말한다. 특허가 정정되면 처음부터 정정한 내용대로 설정등록이 된 것으로 본다(특허법 제136조 제10항). 따라서 무효사유의 근거가 됐던 부분이 정정된다면 특허등록의 무효를 방어할 수 있게 된다.

다만 소급효가 인정되는 이러한 정정을 무제한 허용할 경우, 정정 이전의 등록된 특허발명의 내용을 신뢰한 제3자들이 예측하지 못한 손해를 입을 우려가 매우 크다. 따라서 특허법은 정정의 요건을 엄격히 제한하고 있다.

특허법상 정정의 요건

먼저 정정은 ① 청구범위를 감축하는 경우 ② 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우의 세 가지 경우에 한하여만 가능하다(특허법 제136조 제1항). 따라서 청구범위를 확대하는 등의 정정은 불가능하다.

정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(동조 제3항 본문). 다만, 제1항 제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(동조 제3항 단서).

주의할 것은 형식적으로 위와 같은 요건을 만족한다고 하더라도, 정정의 결과 특허발명의 실질적 내용이 변경되거나 확장되는 경우에는 정정이 불가능하다는 것이다(동조 제4항).

여기서 실질적 확장 혹은 변경은 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 기준으로 판단한다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결). 사실상 특허 정정의 주된 쟁점인 부분이며, 매 사안마다 그 내용을 개별적으로 검토하여야 판단 가능한 부분이라 하겠다.

한편, 살펴 본 정정의 요건을 모두 갖췄다 하더라도 언제나 정정이 허용되는 것은 아니다. 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 정정(1호, 2호)의 경우, 특허출원 시점을 기준으로 정정된 청구범위가 모든 특허요건을 갖춰야 한다. 즉 정정된 내용이 성립성, 신규성, 진보성 등의 특허요건을 하나라도 구비하지 못한다면 정정은 불가능하다.

이렇듯 특허의 정정으로 특허무효를 방어하는 길은 복잡·난해 하여 결코 쉽지 않지만, 경우에 따라 특허의 정정이 최선의 방어가 되는 경우는 분명히 존재한다. 특허권자로서는 경험 많은 전문가의 조언에 따라 치밀한 계획 하에 정정심판 청구를 고려해야겠다.

* 법무법인 민후 원준성 변호사 작성, 이데일리(2020. 5. 17.) 기고.