특허를 받을 수 있는 권리의 승계

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 성격​

국가에 의한 행정처분이라는 공권설과 재산권적 측면을 강조한 사권설이 대립하지만, 양자의 성격을 모두 가지고 있다고 보는 절충설이 통설이다. ​

2) 특허를 받을 수 있는 권리의 발생​

특허를 받을 수 있는 권리는 특허요건과는 무관하다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자가 발명의 완성을 인식할 때로 보는 것이 타당하다. 특허를 받을 수 있는 권리는 특허가 등록될 때 또는 등록이 거절될 때까지 보호된다.

3) 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속 ​

특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받을 수 있다. 만일 2인 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 된다.​

4) 특허를 받을 수 있는 권리의 내용​

특허권은 그 기술적 사상의 독점 배타적인 권리를 취득하지만, 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속자는 그렇지 않다. 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속자는 특허청에 특허를 출원할 수 있다. 출원공개가 된 경우에는 확대된 선출원의 지위도 인정되며, 출원된 발명을 업으로 실시하는 자에게 서면 경고를 할 수 있고, 설정등록된 후에 행사할 수 있는 보상금청구권도 발생시킬 수 있다.​

5) 특허를 받을 수 있는 권리의 승계​

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이므로, 타인에게 권리를 양도할 수 있다. 다만 특허출원 전후를 구분해야 한다. ​

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에는 그 승계인이 특허출원하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다. 따라서 승계인 입장에서는 특허출원이 권리 승계의 공시가 된다.

특허출원 이후에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에는 출원인변경신고를 해야만 승계의 효력이 발생한다. 다만 상속 기타 일반승게의 경우는 그러하지 아니하다.​

*특허를 받을 수 있는 권리의 이중승계

발명자가 2인 이상에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 경우, 원칙적으로 특허출원을 한 자를 보호받는다. 다만 민법의 이중양도 법리가 적용되어, 제2양수인이 양도인의 배임행위에 적극 가담한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효가 된다. ​

*특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고 양도인이 직접 출원한 경우

이 경우 양도인의 특허출원은 모인출원으로서 무효가 된다. ​

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결

특허법 제38조 제1항은 “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데, 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우 위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지여서 여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다. 따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.

6) 특허를 받을 수 있는 권리의 질권설정 금지

통상 채권의 경우는 질권 설정이 가능하지만, 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여는 질권 설정이 금지되고 있다. 그 이유는 공시 방법의 결여 또는 발명자의 보호 등 여러가지 취지가 복합적으로 작용한 결과이다.

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2020. 9. 28.) 기고.