특허침해소송 균등침해 기술사상핵심이 공지된 경우

특허침해소송이나 권리범위확인심판에서 균등론의 매우 중요한 역할을 한다. 최근 대법원은 균등론에 대한 많은 판시를 하고 있는바, 그 중의 하나가 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결이다. 이 판결에 이어 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 역시 균등침해에 대한 내용을 담고 있어 소개하고자 한다. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결을 쟁점 별로 쉽게 풀어쓰면 아래와 같다.​

1. 특허권 침해란? ​

침해제품이 특허발명의 특허권을 침해하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품에 그대로 포함되어 있어야 한다. ​

즉 발명 전체와 전체를 비교하는 게 아니라, 구성과 구성을 비교하되 유기적 결합관계를 고려하여 침해 여부를 판단해야 한다.

2. 균등침해의 요건 ​

침해제품에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우는 균등침해가 문제된다.

균등침해가 인정되기 위해서는,

1) 특허발명과 침해제품 사이에 과제 해결원리가 동일하고,

2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있을 정도여야 한다. ​

3. 과제 해결원리의 결정 (첫번째 요건) ​

특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

즉 청구범위의 구성을 기초로 하여 명세서의 발명의 상세한 설명, 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 과제 해결원리를 결정해야 한다. ​

4. 작용효과 동일성의 판단 (두번째 요건)​

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방의 침해제품등도 해결하는지를 중심으로 판단해야 한다. ​

따라서 특허발명에 특유한 해결수단에 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품에 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. ​

5. 기술사상의 핵심이 공지된 경우 ​

기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이 경우, 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품에 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 동일하지 여부를 판단할 수 없다.

이 경우는, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

즉 기술사상의 핵심이 이미 공지된 경우에는, 위 균등침해 요건을 적용하지 않고(논리적으로 적용하는 것이 불가능), 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하면 족하다. ​

6. 정리 ​

기술사상의 핵심이 비공지인 경우는, 위 균등침해의 3가지 요건을 적용하여 판단함 (대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 사안임)​

기술사상의 핵심이 공지인 경우는, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단함 (대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 사안임)​

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결의 실제 사안은 아래와 같다.

(1) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 ‘직접 가압식 용탕 단조장치’라는 명칭의 발명이다.​

(2) 회생채무자 주식회사 알로드가 실시하고 있는 원심 판시 피고 제품에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치(원심 판시 구성 5-5)’를 제외한 모든 구성들이 포함되어 있다.

​(3) 피고 제품은 위 ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’를 두고 있다.​

(4) 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, ‘본 발명의 직접 가압식 용탕 단조공정은 상부 금형이 하강하여 하부 금형에 주입된 용탕 전체 표면에 걸쳐 직접 강압, 예비성형 및 고압단조하고 재차 하부 금형에 의해 고압으로 가압함으로써 단순히 금형 온도에 크게 의존하는 종래 간접방식에 비해 단조효과가 월등히 우수할 뿐만 아니라, 응고에 따른 국부적인 체적변화에 대응하는 노크 아웃 실린더가 하부에 장착되어 고압으로 작동하기 때문에 그 단조효과를 더해 주며’라고 기재되어 있다.​

(5) 그러나 위와 같이 발명의 상세한 설명에서 파악되는 ‘상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다’는 기술사상은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 을 제7호증에 나타나 있다.​

(6) 위 ‘상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다’는 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다.​

(7) 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2019. 3. 26.) 기고.