특허침해소송 자유실시기술항변

특허침해소송, 권리범위확인심판 등에서 약방의 감초처럼 등장하는 것이 자유실시기술항변 또는 자유기술항변이다. 여러가지 쟁점을 내포하고 있는바, 하나하나 살펴보기로 한다.​

1) 자유실시기술은 무엇인가? ​

자유실시기술에 대하여 우리 대법원은 실시기술 또는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 기술을 의미한다. ​

자유실시기술은 2가지로 분류할 수 있는데, 공지의 기술만으로 이루어진 경우가 하나이고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 기술인 경우가 두번째이다. ​

2) 자유실시기술항변은 언제 허용되는가? ​

자유실시기술항변은 침해자로 지목된 자가 하는 항변이다. 따라서 특허침해소송에서는 피고가 제출하는 항변이다. 따라서 피고의 실시기술이 특허발명의 출원시를 기준으로 이미 공지되어 있거나 또는 공지된 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리를 인정하는 것이 부당하므로, 이러한 때에 피고는 자유실시기술항변을 제출하여 특허권자의 권리주장을 방어할 수 있다. ​​

특허침해소송뿐만 아니라 권리범위확인심판에서도 가능한 항변이다. (다만 권리범위확인심판 절차에서는 진보성 무효를 주장할 수 없다)

3) 특허권자가 문언침해를 주장하는 경우에 피고는 자유실시기술항변을 제출할 수 있는가?

(균등침해를 주장하는 경우 피고가 자유실시기술항변을 하는 것은 긍정됨)​

이 부분은 논란이 있었는데, 이 쟁점과 관련해서 특허법원은 부정설의 입장이었으나, 대법원(2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결)은 긍정설의 입장을 취하였다. 즉 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다고 판시하였다.

4) 피고의 자유실시기술항변에 대하여 법원은 특허발명과 실시기술을 먼저 대비하여야 하는가?

이에 대하여 우리 대법원은 '권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.'고 판시하여 부정하였다. 즉 특허발명과 실시기술을 먼저 대비하지 않고도 자유실시기술항변을 받아들 수 있다. ​

5) 피고가 주장하는 자유실시기술이 특허발명의 구성요소를 초과하는 경우 초과된 부분은 판단을 하여야 하는가? ​

예컨대 특허발명은 a + b + c이고, 자유실시기술은 a + b + c + d인 경우, d 부분은 공지기술과의 대비대상인가? 우리 대법원은 이에 대하여 자유실시기술 전체를 대상으로 항변을 판단해야 한다는 입장이므로 d는 판단대상이자 대비의 대상이다.

지금까지 자유실시기술항변에 대하여 자세하게 살펴보았다. 매우 중요한 항변이므로 정리를 잘 해 놓는게 필요하다.

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2019. 2. 27.) 기고.