모인출원에 대한 형사처벌


모인출원이란, 타인의 발명을 자신의 발명으로 출원하는 행위를 의미한다. 우리 특허법 제34조는 무권리자 출원으로 표현하고 있는데, 즉 발명자 또는 승계인 아닌 자가 출원한 경우를 말한다.

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

모인출원에 대하여는 특허무효심판을 제기하는 것이 가장 일반적이다. 특허무효심판에서 모인출원이라고 인정되고 확정된 경우, 정당한 권리자가 다시 출원을 하여 그 효과를 가져올 수 있다.

민사소송에서도 무효항변을 할 수 있다. 즉 무권리자이므로 등록특허가 무효라는 취지의 주장을 하여 권리침해에서 벗어날 수도 있다.​

그렇다면 형사적으로 처벌할 수 있는 방법이 없는가? 이 경우 처벌할 수 있는 근거가 바로 '거짓행위의 죄'이다. 예전에는 사위출원이라고 불렀는데, 현재는 이름이 바뀌어 있다.​

관련 판례를 찾아보면 아래와 같다. 판례는 많지 않으나, 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하는 등 심사관을 부정한 행위로써 착오에 빠뜨려 등록 요건을 결여한 지재권을 등록시킨 경우에는 처벌될 수 있는 것으로 설명하고 있다.

대법원 1983. 12. 27. 선고 82도3238 판결

소외인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인양 특허청에 제출하는등 하여 위 소외인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사위의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다.

대법원 2010. 9. 9. 선고 2010도2985 판결

[1] 상표법 제96조에서 규정한 ‘사위 기타 부정한 행위로써 상표등록을 받은 자’ 및 디자인보호법 제85조에서 규정한 ‘사위 기타 부정한 행위로써 디자인등록을 받은 자'란 정상적인 절차에 의하여서는 상표 및 디자인 등록을 받을 수 없는 경우임에도 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써 상표 및 디자인 등록을 받는 자를 가리킨다.

[2] 상표 및 디자인 등록에서 사위행위죄는 상표 및 디자인 등록 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하는 등 심사관을 부정한 행위로써 착오에 빠뜨려 등록 요건을 결여한 상표 및 디자인에 대하여 등록을 받은 자를 처벌함으로써 국가의 심사권의 적정한 행사를 보장하려는 취지에서 둔 규정이라고 할 것이므로, 서비스표 및 디자인 등록 출원을 위임받은 자가 위임의 취지에 위배하여 자신의 명의로 등록 출원하였다는 사실만으로는 ‘사위 기타 부정한 행위’가 있었다고 볼 수 없다.

대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결

특허법 제228조에 정한 '사위 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 자'라고 함은 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써 그 특허를 받은 자를 가리킨다고 할 것인데, 우선 '특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'이거나 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명' 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허출원을 하였다는 사실만으로는 그 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 특허출원인에게 특허출원시 관계 법령상 그러한 사정을 특허관청에 미리 알리도록 강제하는 규정 등도 없는 이상, 특허출원시 이를 특허관청에 알리거나 나아가 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 하였다고 하여 이를 가리켜 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수도 없다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 11. 16.) 기고.

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