특허받을 수 있는 권리의 양도와 모인출원


발명자 A가 발명을 완성하면 그는 특허를 받을 권리를 취득하게 된다. 이 특허를 받을 권리는 양도가 가능하며, 출원 전이라도 출원 이후라도 특허를 받을 권리는 승계가 가능하고, 승계받을 사람을 승계인(B)이라고 칭한다. 이와 관련해서 특허법 제33조 제1항은 특허를 받을 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속된다고 규정하고 있다.

제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

한편 발명자 A가 승계인 B에게 특허를 받을 권리를 승계하고 나서, 이후 발명자 A가 특허를 출원하여 등록을 받은 경우 이러한 특허는 무권리자의 출원으로서 무효가 되는가? 즉 모인출원에 해당하는가?

종래 다수설은 발명자 중심의 해석 취지에서 발명자 A가 승계인 B에게 특허를 받을 권리를 승계해도, 그 이후 다시 출원할 수 있고 이러한 출원이 무효가 되는 것은 아니라고 주장하였다.

하지만 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 (대법원 2009허887, 심리불속행 종결)은 그 결론을 달리하였다. 즉 특허를 받을 권리를 양도한 발명자 A의 출원은 모인출원으로서 무효라는 것이다.

특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 {위 A, B와는 다른 A,B임}

광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 B 또는 A, C 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, C이나 A이 피고 또는 B를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 C이나 A은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.

위 판결은 특허를 받을 권리의 성질과도 관련이 있는데, 단순한 채권으로 본다면 승계인 B는 채권자의 지위에 불과하므로 발명자 A의 출원은 무효가 되지 않는다. 하지만 위 판결은 특허를 받을 권리를 단순한 채권으로 보지 않은 점에 유념하여야 한다.​

특허를 받을 권리가 물권은 아니지만, 이 권리를 1사람에게만 귀속한다고 보아 승계인이 특허를 받을 권리를 보유하고 있다면 발명자는 이 권리가 존재하지 않는다는 전제 하에서 위와 같은 판결이 가능한 것이다.​

참고할 만한 판례로는 특허를 받을 권리를 이중양도한 경우, 제2양수인이 배임적인 이중양도행위에 적극 가담한 경우, 제2양수인은 승계인이 아니고 따라서 그의 특허출원은 무권리자의 출원으로서 무효라는 것이 있다(특허법원 2006.12.28 선고 2005허9282 판결).​

더불어 특허를 받을 권리가 갑, 을, 병 순서로 승계되었음에도 을이 출원한 경우, 이 경우 판례는 아래와 같이 판시하여 역시 모인출원으로 본다.

이 사건 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이다. (중략) 따라서 이미 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 이 사건 등록발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.(특허법원 2007.3.28 선고 2006허6143 판결)

또 하나의 판결은 '특허를 받을 권리'를 양도했더라도 나중에 등록 이후 승계약정이 취소 또는 해제가 된 경우, 나중에 양도인이 반환받을 권리는 특허를 받을 권리가 아닌 특허권이라는 것인데, 이것도 중요한 판결이다.

특허법원 2017. 6. 22. 선고 2016나1417 판결

양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결, 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 등 참조).

이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문이다(대법원 1997. 12. 9. 선고 96다47586 판결 등 참조).

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 2. 23.) 기고.

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