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특허소송 BM 발명

최종 수정일: 7월 20일


*참조판례

- 특허법원 2006. 12. 14. 선고 2006허1742 판결

- 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결​

1. 발명성 판단기준 (자연법칙 이용, 산업상 이용가능성)

특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아니라 인위적인 결정, 약속, 인간의 정신활동에 해당하는 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 거절되어야 한다. 특히, 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 BM(business method)발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다.​

또한, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는 것으로 보아야 한다.

2. 발명의 완성 판단기준

특허발명은 완성된 것이어야 하므로, 단순한 아이디어의 제기에 그칠 뿐 이를 실현하기 위한 방법의 전부 또는 일부가 결여되어 있거나, 이를 실시하는 데 필수불가결한 구성이 청구범위에 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않은 발명은 미완성 발명에 해당하여 특허를 받을 수 없다. ​

3. 예시

청구항 1 발명은 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 BM(business method)발명으로서, ① 네트워크를 기반으로 상품 구매 정보 및 가상 아이템 정보를 이용하여 아이템 서버에서 컨설팅 정보를 제공하는 방법에 있어서(이하 ‘전제부의 구성’이라고 한다), ② 사용자로부터 생활설계 요청을 수신하는 단계(이하 ‘제1단계의 구성’이라고 한다), ③ 데이터베이스로부터 미리 저장된 상기 사용자의 상품 구매 정보, 획득 아이템을 추출하는 단계(이하 ‘제2단계의 구성’이라고 한다), ④ 추출된 상품 구매 정보 및 획득 아이템을 이용하여 상기 사용자의 생활설계 기초 정보를 도출하는 단계(이하 ‘제3단계의 구성’이라고 한다), ⑤ 도출된 생활설계 기초 정보를 분야별, 영역별로 분석하거나 미리 저장된 생활설계 기준 정보와 비교하는 단계(이하 ‘제4단계의 구성’이라고 한다), ⑥ 위의 분석 또는 비교 결과를 이용하여 사용자의 생활설계 결과를 산출하는 단계(이하 ‘제5단계의 구성’이라고 한다) 및 ⑦ 그 생활설계 결과를 사용자에게 전송하는 단계(이하 ‘제6단계의 구성’이라고 한다)로 구성되어 있다.

4. 발명인지 여부

청구항 1 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 요지는, 실생활과 가상세계를 이어주는 매개체로서 실물 및 추상개념과 일대일 등가인 ‘아이템’을 도입하여 실물자산의 가치평가와 계획구매, 재테크 및 일생의 자금소요 분석 등 개인 생활 전반에 관한 토털 컨설팅을 제공하는 것이다. 따라서, 청구항 1 발명의 구성요소들 중 위 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분은 사용자의 생활설계 기초 정보를 분석, 비교한 후 그 결과를 이용하여 생활설계 결과를 산출하는 제4, 5단계의 구성이라고 판단된다.​

그런데, 청구항 1 발명의 청구범위에는 생활설계 기초정보를 분석, 비교하여 의미 있는 결과를 산출하는 구성이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 아니하다. 또한, 발명의 상세한 설명에도 생활설계 기초 정보를 ‘미리 정해진 컨설팅 정보 산출 방법’에 따라 분석하거나{갑 3호증(명세서)의 65-9면 중 8-9행}, 한국인의 평균치 또는 회원 전체의 평균치와 비교, 분석하여(같은 증거 65-28면 12-13행 및 65-29면 9-10행_ 생활설계 결과를 산출한다고만 기재되어 있을 뿐, ‘미리 정해진 컨설팅 정보 산출 방법’이 구체적으로 어떠한 내용의 방법인지, 생활설계 기초 정보를 한국인의 평균치 또는 회원 전체의 평균치와 구체적으로 어떠한 방식으로 비교, 분석하여 의미 있는 결과를 산출해 내는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. 나아가 생활설계 기초 정보에 대한 비교, 분석 및 생활설계 결과의 산출이 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 실현되는지에 대하여도 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다.​

따라서 청구항 1 발명 중 사용자의 생활설계 기초 정보에 대한 분석, 비교 및 생활설계 결과를 산출하는 구성은 사람이 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 판단하는 과정으로 해석할 수밖에 없다. 결국, 청구항 1 발명은 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분에 사람의 정신적 판단이 개입될 수밖에 없어 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다.​

5. 미완성 발명인지 여부

설령, 청구항 1 발명이 자연법칙을 이용하고 있는 특허법상의 발명에 해당한다고 하더라도, 출원발명의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 산출하는 방법이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 청구항 1 발명은 이를 실시하기 위한 방법의 전부 또는 일부를 결여한 미완성 발명에 해당한다고 판단된다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 8. 28.) 기고.

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