특허권·영업비밀 침해, 징벌적 손해배상 가능해졌다

4일 전 업데이트됨


오는 7월 9일은 지식재산권 역사에서 기념비적인 날이라 할 수 있다. 특허권 또는 영업비밀 영역에서 징벌적 손해배상 제도가 도입돼 시행되는 날이기 때문이다.

즉 특허법 제128조 제8항은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 ‘고의’적인 경우 인정된 손해의 3배까지 배상액이 확장될 수 있게끔 개정됐다.

더불어 영업비밀보호법 제14조의2 제6항 역시 영업비밀 침해행위가 ‘고의’적인 경우 인정된 손해의 3배까지 배상액이 확장될 수 있도록 개정됐다.

그 동안 지식재산권 침해나 기술유출에 대한 피해보상이 적절치 않았다는 비판이 있었는바, 정부는 영미법상의 징벌적 손해배상 제도(punitive damages)를 과감하게 우리 지식재산권법에 도입한 것이다.

영미법상의 징벌적 손해배상 제도란, 손해에 대한 피해배상만을 요구하는 전보적 손해배상 제도와 달리, 반사회적인 행위를 금지하고 유사한 행위의 재발방지를 위해서 형벌적인 요소까지 손해배상에 포함시킨 제도를 말한다.

그간 기술유출에 대해 하도급법은 부당한 기술자료 제공요구에 관해 징벌적 손해배상 제도를 도입해 운영하고 있었는데, 특허법과 영업비밀보호법 개정으로 이제는 기술유출에 대해 거의 모든 경우에 징벌적 손해배상이 가능하게 됐다.

징벌적 손해배상 도입은 고의적이고 악의적인 불법행위에 대한 억제에 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 특히 사회적 약자가 소송을 통해서 상당히 만족할만한 손해배상금을 보상받을 수 있다는 점에서도 사회적으로 긍정적 의미를 가진다고 볼 수 있다.

법원은 당사자의 징벌적 손해배상 청구가 있는 경우 아래 8가지 사항을 고려해서 3배 안에서 배상액을 정하게 된다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

5. 침해행위의 기간ㆍ횟수 등

6. 침해행위에 따른 벌금

7. 침해행위를 한 자의 재산상태

8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

이 제도를 이용함에 있어 주의해야 할 점이 있다. 첫째는 징벌적 손해배상은 침해자의 ‘고의’가 인정되는 경우에만 적용된다는 점이다. 과실의 경우에는 징벌적 손해배상이 인정되지 않는다.

어느 경우에 고의성을 인정하고 어느 경우에 과실로 볼 것인지는 앞으로 판례가 쌓이면 분명해지겠지만, 고의성을 인정받지 않기 위해서 대표적으로 해야 할 조치로는 전문가의 특허권 침해 여부에 관한 의견서 활용이 있는데, 이에 기초해 사업을 개시하는 경우 설사 법원이 나중에 특허권 침해라 판단하더라도 과실로 판명될 가능성이 크다.

둘째는 침해행위를 한 자의 우월적 지위를 고려한다는 점이다. 대기업과 중소기업 사이의 기술분쟁에서는 징벌적 손해배상 제도의 적용과 배상액 확대가 용이하다는 의미이다. 대기업은 중소기업의 기술을 도입하거나 또는 이를 그 도입을 고려하는 경우 특히 주의를 해야 할 것이다.

셋째, 형사소송이 같이 진행되는 경우 형사소송에서의 벌금도 징벌적 손해배상을 결정함에 고려된다. 이중처벌이 아니냐라는 비판이 있기는 하지만, 그와 별개로 수사과정이나 공판과정에 성실하게 그리고 적극적으로 응하여 민사에 미치는 영향을 최소화하는 것이 중요하다.

넷째는 징벌적 손해배상 제도는 특허법의 경우 새로 도입된 특허법 제128조 제8항 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용된다. 따라서 2019. 7. 9. 이후의 침해행위부터 징벌적 손해배상 제도가 적용된다.

징벌적 손해배상 제도의 도입이 항상 긍정적인 면이 있는 것은 아니다. 국내에서 국내기업이 외국기업의 특허권을 침해하거나 영업비밀을 침해한 경우에도 징벌적 손해배상 제도가 적용될 수 있다는 점이다. 따라서 외국의 특허괴물 등의 국내 활동을 용이하게 할 수 있다는 단점이 있다. 특허관리가 제대로 되어 있지 않는 기업에서는 오히려 독이 될 수 있음에 유의해야 한다.

어쨌든 징벌적 손해배상 제도로 인해 우리 지식재산권 제도는 훨씬 더 공고한 기반에서 성장할 수 있게 됐다. 제대로 된 활용을 통해서 입법의 결실이 사회적 약자에게 골고루 미치기를 바란다.

* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, IT조선(2019. 3. 12.) 기고.

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