상표권침해소송에서 상표의 '사용'

타인의 상표가 사용되기는 했지만, 그 상표의 사용이 상표법상의 상표의 사용에 해당하지 않는 경우는 상표권침해되지 않고, 이 경우에는 상표권침해소송에서 항변 사유가 된다.​

예컨대 '삼성전자' 상표를 지도에 표시한 경우, 이러한 표시는 상표법상의 상표의 사용에 해당하지 않아 침해 여부를 논할 필요가 없다.​

일단 상표법상 상표의 정의는 아래와 같다.

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.​

1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위는, 상품의 출처를 표시하므로 상표의 사용에 해당한다. 같은 논리로 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위 역시 상표의 사용에 해당한다. ​

더불어 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 역시 상표의 행위에 해당하고, 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하더라도 그 결과가 달라지지 않는다. ​

몇 가지 논란이 되는 점을 별도로 살펴보기로 한다.​

1) 설명적 사용​

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 사용이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기능을 밝히기 위한 것이라면 이는 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않는다(대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결). ​

​예컨대 자동차 부품을 판매하면서 해당 부품이 적용되는 차종을 밝히기 위하여 포장상자에 현대자동차, 대우자동차 등 자동차회사의 등록상표를 표시한 경우, 이는 용도를 설명하기 위하여 표장을 사용한 것이므로 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않는다(대법원 2001. 7. 13 선고 2001도1355 판결)

2) 디자인적 사용의 경우​

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않는다. 이 때 해당 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원2004.10.15.선고 2004도5034판결).

3) 도메인 이름의 경우​

도메인 이름은 그 자체로 상품의 출처표시로 기능한다고 할 수는 없으므로, 타인의 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용하고 있는 것만으로는 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않지만(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결), 도메인 이름이 상품의 출처를 표시하고 타인의 상품과 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 상표법상 '상표의 사용'으로 볼 수 있다는 입장이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결).

4) 검색광고의 경우​

대법원은 VSP 판결에서, 인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장에 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하므로 상표의 사용으로 보았다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결).

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2021. 2. 27.) 기고.