특허침해소송 균등론 균등침해

균등론이란 특허침해소송이나 권리범위확인심판에서, 원고의 특허발명과 피고의 실시발명을 비교하여 피고의 실시발명이 원고 특허발명의 명세서에 기재되어 있지 않아 문언적으로 반드시 일치하지 않더라도, 그것이 원고의 특허발명에 기재된 내용으로부터 평균적 전문가가 쉽게 치환하여 동일한 기술적 효과를 얻을 수 있는 경우에는 이를 침해로 보는 특허침해이론이다.

우리나라 대법원이 명시적으로 균등론을 판시한 것은 97후220 판결에서부터이다.

이 사건은 항균제의 제조방법에 관한 것인데, 원고의 특허발명은 출발물질에서 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는 것임에 반하여, 피고 실시발명은 출발물질에 N-에톡시카르보닐피페라진 물질을 반응시켜 중간체를 얻고 이 중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는데 차이점이 있었다.

대법원은 특허발명과 확인대상발명의 각 반응물질이 균등하므로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다고 판시하였는데, 이 때 나온 판시 내용은 아래와 같다.

1) 과제해결원리의 동일성

양 발명의 기술적 사항 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일한 것 (나중에 '양 발명에서의 과제의 해결원리'가 동일한 것으로 바뀜)

이 의미는 치환된 구성이 비본질적인 부분이어서 특허발명의 특징적 요소를 그대로 가지고 있는 것을 의미한다. 따라서 두 구성의 차이점이 본질적이라면 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

2) 작용효과의 동일성

확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것

구성이 치환되었다고 하더라도 그 작용효과가 실질적으로 동일하여야 한다는 의미이다.

3) 치환자명성(치환용이성)

그와 같이 치환하는 것이 그 기술분야의 통상의 기술자가 (당연히) 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명할 것

한 마디로 치환이 용이하지 않아서 통상의 기술자에게 자명해야 한다는 의미이다.

4) 자유실시기술에 해당하지 않을 것

피고의 실시발명 또는 확인대상발명이 공지된 기술이거나 또는 그로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것

피고의 실시발명이 자유실시기술에 해당한다면, 균등침해를 적용할 필요가 없이 침해가 되지 않는다는 의미이다.

5) 출원경과금반언 원칙

원고가 특허발명의 출원절차에서 피고의 치환된 구성요소를 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하지 않아야 할 것

만일 원고가 피고의 치환 구성요소를 출원 과정에서 의식적으로 제외하였다면, 균등론을 적용할 필요가 없다는 의미이다.

위 5가지 요건 중에서 가장 중요하고 실무에서 가장 쟁점이 되는 것은 첫번째와 두번째이다. 즉 치환된 구성요소가 본질적인 경우인지가 많이 문제되고, 구성의 치환으로 인하여 실질적으로 상이한 효과가 발생한지가 많이 문제된다는 것이다.

* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2018. 9. 5.) 기고.